Постанова ВП ВС щодо порядку встановлення добре відомою торговельною маркою в Україні та права власності на неї

[ANTIRAID]

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року

м. Київ

Справа № 910/13988/20

Провадження № 12-3гс23

Велика Палата Верховного Суду у складі:

головуючого судді Уркевича В. Ю.

судді-доповідачаТкача І. В.,

суддів Банаська О. О., Булейко О. Л., Власова Ю. Л., Воробйової І. А., Гриціва М. І., Єленіної Ж. М., Желєзного І. В., Кишакевича Л. Ю., Короля В. В., Кравченка С. І., Кривенди О. В., Мазура М. В., Мартєва С. Ю., Пількова К. М., Погрібного С. О., Ступак О. В., Ткачука О. С., Усенко Є. А.,Шевцової Н. В.,

за участю секретаря судового засідання Співака С. В.,

представників учасників:

позивача -Кудрицької Т. Ю., Ромащенко Д. О.,

відповідача-1 - не з`явились,

відповідача-2 - Сови В. В.,

розглянула в судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства «Лубнифарм»

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Отрюх Б. В., Гарник Л. Л.)

та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 (суддя Марченко О. В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм»,

про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії.

1. Стислий виклад позовних вимог

1.1. У вересні 2020 року Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - Фірма, Позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - УКРНОІВІ, Відповідач-1), Акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - Товариство, Відповідач-2, Скаржник), у якому просило:

? визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача;

? зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;

? визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є Товариство (видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997);

? зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

1.2. Позов обґрунтовано тим, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є добре відомим в Україні станом на 01.01.1997 на ім`я Позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. За доводами Позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. Водночас належний Товариству знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою Позивача для ідентичних товарів. Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки торговельна марка Відповідача-2 не відповідає умовам надання правової охорони з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України № 3689-XII від 15.12.1993 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII).

2. Стислий виклад рішень судів попередніх інстанцій

2.1. Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022 повністю задовольнив позов:

? визнав позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно Фірми;

? зобов`язав УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно Фірмидо переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність»;

? визнав недійсним належне Товариству свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП;

? зобов`язав УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність».

2.2. Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що встановлено безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування Фірмою торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». На підставі цього суд виснував, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

2.3. Господарський суд виснував, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1», належна Товариству за свідоцтвом України № НОМЕР_1, та добре відома на ім`я Фірми торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2.4. Суд зазначив, що факт відмови в реєстрації заяви № 94103498 жодним чином не впливає на визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою відносно Фірми, оскільки, по-перше, заявка № 94103498 стосується іншої торговельної марки, по-друге, відсутність реєстрації в Україні позначення не виключає можливості визнання такого позначення добре відомою торговельною маркою відносно Позивача.

2.5. Місцевий господарський суд встановив, що надані Товариством акт впровадження раціоналізаторської пропозиції, а також листування щодо дозвільних документів на виробництво таблеток не підтверджують самого факту виробництва, реалізації та просування препарату, маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2».

2.6. Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що надані Товариством техніко-економічні показники його промислової діяльності містять набір числових значень, які не пов`язані між собою, мають фрагментарний характер та не мають жодного відношення до обставин, що підлягають доведенню у цій справі. Суд виснував, що документ містить суперечливі відомості, які можуть відноситись до різного періоду часу.

2.7. Суд зазначив, що з наданих Товариством інструкції для медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженої Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, та звіту до договору № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року слідує, що препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» у черні - вересні 1995 року був предметом лише доклінічних досліджень Товариства на базі вже відомого на той час препарату Позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2», який уже набув широкої відомості серед споживачів з огляду на його активне виробництво, реалізацію та просування на ринку України саме Фірмою.

2.8. Господарський суд зауважив, що Товариство не надало доказів, що підтверджують реалізацію ним препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України у 1996 році. Листи, адресовані президенту ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм» за 1996 рік, не підтверджують факту продажу 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1». Окрім того, 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1» є занадто малою кількістю для того, щоб Товариство вказувало про більші обсяги продажів препарату, аніж Фірма. Решта доказів, що підтверджують продаж препарату Товариства, або не містять жодної вказівки на їх дату, або містять інформацію щодо відомостей уже після 01.01.1997.

2.9. Суд відхилив висновок № 204, оскільки вважав, що надання оцінки наявним у матеріалах справи доказам є обов`язком суду, який не може бути покладено на судового експерта.

2.10. Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що соціологічне опитування, проведене Комунальною організацією «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (далі - КО «Інститут розвитку міста» ПМР), не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок № 228), ані щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування.

2.11. Суд відхилив клопотання Товариства про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право Фірми на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

2.12. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 залишено без змін.

2.13. Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції щодо тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування Фірмою торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2». З огляду на це зазначив, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я Фірми.

2.14. Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком Господарського суду міста Києва в частині існування підстав для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 з огляду на те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки схожа, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2».

2.15. Північний апеляційний господарський суд відхилив доводи Товариства стосовно пропуску позовної давності, вказавши, що права на добре відому торговельну марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору та відповідно вважаються порушеними із заявленої в позові дати.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Не погодившись із рішенням та постановою судів попередніх інстанцій, Товариство звернулось із касаційною скаргою до Верховного Суду. Скаржник просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

4. Доводи Скаржника, викладені в касаційній скарзі

4.1. Скаржник наголошує, що до правовідносин щодо визнання торговельної марки добре відомою слід застосовувати норми права, що діяли станом на дату, якої стосується спір - 01.01.1997. Станом на цю дату порядок визнання позначення добре відомою торговельною маркою не визначався. Фактично законодавство України не визначало такого об`єкта права інтелектуальної власності, як добре відома торговельна марка.

4.2. Товариство зазначає, що суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали оцінки зібраним у справі доказам, зокрема: висновку № 204, заявам свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , висновку судового експерта Загребельного В. В. № 19509 від 06.01.2021, листу Державного архіву м. Києва № 068/02-12/96 від 11.01.2021, рішенню Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заяви № 94103498, соціологічному дослідженню КО «Інститут розвитку міста» ПМР, індивідуальному пакуванню та зразку товару виробництва Товариства препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2».

4.3. Також за змістом абзацу третього частини другої статті 16 Закону № 3689-ХІІ у редакції, чинній на 01.01.1997, первинним доказом використання знака визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування.

4.4. Відповідач-2 зауважує, що суди попередніх інстанцій установили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів, а саме висновку № 01-09/2020 та аналізу результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік. Висновок № 01-09/2020 здійснено щодо правових питань та є недостовірним з огляду на неналежність вихідних даних. Аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік подано в копії та не має законного джерела походження, не містить підпису уповноваженої особи.

4.5. Окрім цього Товариство стверджує, що станом на 01.01.1997 не було норми, яка дозволяла б визнавати застосуванням торговельної марки використання схожого позначення. Тому використання схожого позначення не може вважатись використанням знака та надавати особі право інтелектуальної власності. Проте Позивач не довів факту нанесення знака у формі спірного позначення, навпаки, вказав, що використовував схоже позначення.

4.6. Відповідач-2 указує на пропуск позовної давності, оскільки вона розпочала перебіг як за первісною, так і за похідною вимогою з визначеної Позивачем дати виникнення права - 01.01.1997.

5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу Фірма заперечує проти доводів та вимог касаційної скарги Товариства та просить залишити її без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій - без змін.

5.2. Позивач підкреслює, що жодною нормою матеріального права не встановлено обмеження щодо дати, на яку заявник просить визнати торговельну марку добре відомою.

5.3. Фірма акцентує увагу на тому, що з дати набуття чинності Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) - 25.12.1991 на території України забезпечується правова охорона добре відомих торговельних марок в обсязі, гарантованому Паризькою конвенцією.

5.4. Позивач зазначає, що в Законі № 3689-ХІІ (як у редакції, чинній станом на 01.01.1997, так і в чинній редакції) немає прямої вказівки про пріоритетність одних способів використання торговельних марок та вторинність інших.

5.5. Фірма вказує, що жоден закон не пов`язує початок перебігу позовної давності з датою, на яку позивач вважає свою торговельну марку добре відомою. Позивачу стало відомо про порушення своїх прав після отримання у 2019 листа споживача, який сплутав позначення Фірми та Товариства.

5.6. Решта доводів відзиву подібні до мотивів, викладених в оскаржуваних рішеннях судів.

5.7. У встановлений судом строк відзив на касаційну скаргу від УКРНОІВІ не надійшов.

6. Розгляд справи Верховним Судом

6.1. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду (далі - КГС ВС) ухвалою від 27.10.2022 відкрив касаційне провадження у справі на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України.

6.2. Ухвалою від 26.01.2023 КГС ВС передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Обґрунтовуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, КГС ВС, зокрема, зазначив таке:

6.2.1. Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються, зокрема, Законом № 3689-XII.

6.2.2. Закон № 3689-XII не визначає окремих підстав (умов), за яких питання щодо визнання торговельної марки добре відомою розглядається Апеляційною палатою, а за яких - судом. Цим Законом суд визначений як альтернативний компетентний орган (за вибором заявника) поряд з Апеляційною палатою, до компетенції якого (суду) віднесено розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою.

6.2.3. Також у Законі № 3689-XII не вказано часових обмежень щодо звернення до Апеляційної палати як до альтернативного компетентного органу.

6.2.4. Правова проблема полягає у невизначеності питання щодо застосування / незастосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема статей 256, 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону № 3689-XII поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

6.2.5. Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності у такій категорії спорів.

6.2.6. Наразі очевидною є невизначеність у застосуванні позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знака, у зв`язку із чим є необхідність у формуванні єдиної правозастосовної практики щодо застосування статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою судом як органом, визначеним статтею 25 Закону № 3689-XII у контексті статті 124 Конституції України, статей 4, 20 ГПК України, з метою забезпечення вимог верховенства права, складовою якого є дотримання принципу юридичної визначеності, що обумовлює однакове застосування норми права у зазначеній категорії справ, недопущення можливостей для її довільного трактування.

6.3. Відповідно до частини п`ятої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики.

6.4. Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 15.03.2023 прийняла справу на підставі частини п`ятої статті 302 ГПК України та призначила її до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи на 03.05.2023. Натомість 03.05.2023 судове засідання у справі не відбулось, у зв`язку з чим Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 09.05.2023 повідомила, що судове засідання у справі відбудеться 05.07.2023.

6.5. У судовому засіданні 05.07.2023 було оголошено перерву. Ухвалою від 05.07.2023 Велика Палата Верховного Суду повідомила учасників справи про те, що судове засідання відбудеться 20.09.2023. У судовому засіданні 20.09.2023 Великою Палатою Верховного Суду оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 07.11.2023. У судовому засіданні 07.11.2023 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 16.01.2024.У судовому засіданні 16.01.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 13.02.2024. У судовому засіданні 13.02.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 12.03.2024.У судовому засіданні 12.03.2024 оголошено перерву, учасників повідомлено про судове засідання 17.04.2024.

7. Встановлені судами обставини

7.1. Інститут промислової власності рішенням від 29.03.2000 відмовив Фірмі у реєстрації комбінованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у вигляді етикетки за заявкою № 94103498 (дата подання заявки 10.10.1994).

7.2. Фірма є власником таких торговельних марок:

? «ІНФОРМАЦІЯ_3» із зображенням знака зеленим, білим та червоним кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_2, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201116610, поданою 19.10.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 25.10.2012 у бюлетені № 20;

? «ІНФОРМАЦІЯ_2» із зображенням знака зеленим та білим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_3, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201116340, поданою 14.10.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.09.2012 у бюлетені № 17;

? «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_4, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201100471, поданою 18.01.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011 у бюлетені № 24;

? «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_5, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m201100470, поданою 18.01.2011, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011 у бюлетені № 24;

? «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_6, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m200810845, поданою 21.05.2008, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 11.01.2010 у бюлетені № 1;

? «ІНФОРМАЦІЯ_5» із зображенням знака малиновим, блакитним, білим, рожевим, синім та жовтим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_7, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № m200721125, поданою 28.11.2007, публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.04.2009 у бюлетені № 7.

7.3. Фірма отримала реєстраційні посвідчення щодо лікарських засобів, а саме:

? № Т/96/205/1 щодо «ІНФОРМАЦІЯ_6» у формі таблеток № 6 і № 10 у контурних безчарункових чи чарункових упаковках, термін дії до 12.07.1997;

? № UA/3984/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_5», оформлене 06.11.2015, діє на всій території України до 04.11.2020;

? № UA/17370/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_7», оформлене 03.05.2019, термін дії на території України до 26.04.2024;

? № UA/6550/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_8», оформлене 03.05.2017, термін дії на території України необмежений.

7.4. Згідно зі звітом від 12.01.1993 про виконану роботу за 1992 рік ЦЛ АКПХФО «Дарница» проводилося лабораторне опрацювання технології, розробка пускових технологічних інструкцій, відпрацювання методів контролю, вивчення стабільності зразків препаратів при зберіганні, зокрема, лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» (без тальку).

7.5. У Фармацевтичному журналі № 3, травень-червень 1993 року, опубліковано статтю такого змісту:

«Київське орендне виробниче хіміко-фармацевтичне об`єднання Дарниця спеціалізується на випуску готових лікарських форм і вітамінів для потреб охорони здоров`я і ветеринарії. До складу об`єднання входять чотири заводи: три з них у Києві (Дарницький та Борщагівський хіміко-фармацевтичні заводи, Завод вітамінних препаратів), четвертий - Монастирищенський хіміко-фармацевтичний завод у Черкаській області.

Підприємствами об`єднання в 1992 році вироблено більше 100 назв лікарських препаратів, у тому числі у вигляді ампул 20 назв, у вигляді таблеток, драже, рідких близько 70, синтетичних вітамінів 5 та ін. Обсяг виробництва медикаментів в ампулах становив понад 350 млн шт., готових лікарських засобів близько 420 млн уп., усього більш як на 2 млрд крб (у діючих цінах); у 1993 р. передбачено випустити лікарських засобів на 10,6 млрд. крб.

У 1992 р. колективом об`єднання освоєний випуск ампульованих розчинів анальгіну 50 % по 2,0, сибазону 0,5 % по 2,0, вітаміну В12 200 мкг по 1,0, піридоксину гідрохлориду (В6) 5 % по 1,0, новокаїну 2 % по 2,0, еуфіліну 2,4 % по 5,0, магнію сульфату 25 % по 2,0, таблеток Аскопар № 50, Декаметоксин № 20, дибазолу по 0,02 № 10, папаверину по 0,04 № 10, Цитрамон № 10, Папазол № 10, драже діазоліну по 0,05 № 20, настойок глоду, собачої кропиви, нагідок по 25 мл, подорожника по 25 мл, олії обліпихової по 50 мл, сиропу солодкого кореню по 300 г, екстракту солодкого кореня з цукром молочним по 10 г (7,5 г+2,5 г), кореня солодки по 50 г, гематогену по 50 г, ентеросорбету СКН по 5 г, глини білої по 10 г».

7.6. Інформація щодо Цитрамону виробництва Фірми також міститься у виданні «Регистр лекарственных средств россии» (М.: Інфармхім, 1994) та у «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (М.: Інфармхім, 1994).

7.7. Відповідно до звіту по основній діяльності за 1994 рік Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця») у 1994 році Позивач виготовив 36 302 тисячі упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» і 601 тисячу упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10», а рентабельність препаратів склала 62,8 % та 29,1 % відповідно.

7.8. За результатами аналізу економічної діяльності Фірми за 1995 рік «ІНФОРМАЦІЯ_11» було реалізовано на загальну суму 88 519,5 млн крб; питома вага в загальному обсязі прибутку - 6,33 %. У 1995 році Позивач збільшив виробництво «ІНФОРМАЦІЯ_2» та виготовив 49 239 тисяч упаковок «ІНФОРМАЦІЯ_11», рентабельність якого склала 69,6 %.

7.9. Відповідно до «Временной фармакопейной статьи»:

? від 16.04.1984 ця стаття поширюється на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_2», застосованих у вигляді лікарського засобу; термін введення встановлений з 16.07.1984;

? від 30.05.1996 ця стаття поширюється на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробництва Позивача, застосованих у вигляді лікарського засобу; термін введення встановлений з 30.05.1996; термін дії до 01.06.1997.

7.10. 04.09.1996 Позивач (продавець) уклав контракт № 602 з фірмою «Ariana «S.R.L.» (покупець), згідно з яким продавець продає, а покупець купує медичну продукцію у кількості та асортименті, вказаних у специфікації, яка є невід`ємною частиною контракту.

Згідно зі специфікацією № 1 до контракту № 602 продавець мав поставити покупцеві, зокрема, «ІНФОРМАЦІЯ_9» у кількості 10 500 т. уп., вартістю у доларах США - 945.

7.11. За звітом про основну діяльність за 1996 рік, з розшифровки форми 12-НТЗ за січень - грудень того року обсяг випуску «ІНФОРМАЦІЯ_6» склав 15 433 т. уп., що в грошовому вираженні (в чинних цінах) дорівнює 1 949 2 т. грн. За той же період Позивач поставив по всій Україні на замовлення міністерств, відомств та комерційних структур 514 000 тисяч упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» на суму 17 763,84 тис. грн, а також 12 769,453 тис. упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» на суму 1 574 146,51 тис. грн.

7.12. У 1996 році Позивач експортував препарат «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» до Грузії (2 000 тис. упаковок на суму 336,60 тис. грн), Молдови (197 000 тисяч упаковок на суму 28 182,90 тис. грн), Вірменії (1 000 тис. упаковок на суму 160,75 тис. грн), поставляв препарат на замовлення Служби безпеки України та Національної гвардії. Протягом 1996 року препарати «ІНФОРМАЦІЯ_11» і «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» поставлялись на замовлення МОЗ України, військових споживачів, комерційних та інших структур у загальній кількості 13 283 453 упаковок. Препарат «ІНФОРМАЦІЯ_6 № 6» став одним з найприбутковіших препаратів позивача за 1996 рік, позивач продав 12 966,27 тис. упаковок на суму 1 601 775 грн, уклавши 2 124 договори на продаж препарату.

7.13. Копії газети «Еженедельник Аптека», випуски № 39(59), № 41(61), № 42(62), № 43(63), № 44(64), № 45(65) за жовтень 1996 року, № 46(66) за листопад 1996 року, № 47(67), № 48(68), № 49(69), № 50(70), № 51(71) за грудень 1996 року, підтверджують пропозиції продажу «ІНФОРМАЦІЯ_6» виробництва Позивача.

7.14. Згідно з пояснювальною запискою щодо збуту готової продукції за 1996 рік лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_9» було продано у кількості 12 966,27 т.уп., загальною вартістю 1 601 775,00 грн

7.15. Відповідно до звіту про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік, затвердженого 1997 року, на щитову рекламу було витрачено 36 634,89 грн; на сувенірну продукцію - 31 500,48 грн; на поліграфію - 33 247,18 грн (600 доларів США); на рекламу у засобах масової інформації - 5 194,92 грн (1 493 доларів США); на проведення виставок було витрачено 14 495,75 грн (4 841 доларів США); на іміджеву рекламу - 18 052,74 грн; географія засобів масової інформації та проведення виставок, де здійснювалося рекламування / просування препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва Позивача, охоплює всю Україну (в тому числі міста Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк).

7.16. Згідно з листом від 04.02.2020 № 11/121-5 Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (далі - ДП «Фармакопейний центр») проводило експертизи та затвердження аналітичної нормативної документації [включаючи тимчасові фармакопейні статті (далі - ТФС) та фармакопейні статті (далі - ФС)], а саме:

? ТФС 42У-1-229-96 на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

? зміни № 1 до ТФС 42У-1-229-96 щодо зміни назви «ІНФОРМАЦІЯ_10» на «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

? зміни № 2 до ТФС 42У-1-229-96 стосовно зміни розділів «Упаковка» і «Маркування»;

? зміни № 3 до ТФС 42У-1-229-96 щодо зміни розділів «Упаковка», «Маркування» і «Термін придатності»;

? ТФС 42У-1-229-99 на таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_8».

7.17. Також у наведеному вище листі ДП «Фармакопейний центр» було зазначено таке:

? експертиза та затвердження зазначеної документації проводилася на підставі листів Позивача як розробника та виробника лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_8», таблетки;

? при затвердженні ТФС / ФС Фармакопейним комітетом МОЗ України присвоювалася кодова позначка, яка складається з таких елементів: категорія документації: ТФС або ФС; 42У - код МОЗ України; код підприємства виробника / розробника лікарського засобу, присвоєний підприємству Фармакопейним комітетом МОЗ України, зокрема код Фірми - «1»; порядковий номер, присвоєний Фармакопейним комітетом МОЗ України в порядку послідовної нумерації ТФС / ФС, що затверджувалися; останні дві цифри року затвердження;

? відповідно до кодової позначки вказані ВФС пройшли процедуру експертизи та затвердження у 1996 та у 1999 роках, та були зареєстровані на Позивача;

? згідно з функціональними обов`язками ДП «Фармакопейний центр» проводило тільки експертизу, затвердження або узгодження аналітичної нормативної документації, що була розроблена та надана на його адресу виробниками / заявниками лікарських засобів; метою цього була стандартизація якості лікарських засобів та впровадження вимог провідних фармакопей світу (Європейська Фармакопея, Фармакопея Великої Британії, Фармакопея США тощо) в Україні; але саму розробку документації та вимог до якості на конкретні найменування лікарських форм, зокрема з торговими назвами «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_10» підприємство не проводило.

7.18. За даними аналітичної довідки від 01.09.2020 № 0920/01-11 обсяг реалізації лікарських засобів «ІНФОРМАЦІЯ_5, таблетки № 10 (10х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 10 (10х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 20 (10х2)», «ІНФОРМАЦІЯ_7, таблетки № 90 (10х9)», «ІНФОРМАЦІЯ_8, таблетки № 6 (6х1)», «ІНФОРМАЦІЯ_8, таблетки № 10 (10х1)» за 2019 рік у відповідній формі випуску та в розрізі контрагентів становить загальну кількість пачок 5 624 096 штук загальною вартістю 67 935 595,87 грн (без ПДВ, з урахуванням знижки).

7.19. Товариство є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» із зображенням знака чорним та білим кольорами за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № 97020473, поданою 24.02.1997, публікацію відомостей про видачу свідоцтво здійснено 15.02.2002 у бюлетені № 5.

7.20. У період Радянського Союзу виготовлення лікарських засобів здійснювалося на підставі вимог Державної Фармакопеї СРСР, фармакопейної статті, що затверджувалася МОЗ СРСР, та промислового регламенту на виробництво лікарського засобу. Для забезпечення виробництва таблеток з торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» у СРСР Товариство централізовано отримало відповідні нормативні документи для напрацювання промислового випуску препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2». Наведене підтверджується ФС 42-2187-84, що була введена на заміну ФС 42-245-72.

7.21. У 1982 році Товариству було надіслано для використання промисловий регламент № 5/105 на виробництво таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_2», який був погоджений директором Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії і технологій лікарських засобів у червні того ж року.

7.22. Відповідно до змісту листа Всесоюзного об`єднання з виробництва, заготівлі та переробки лікарських рослин від 21.05.1987 № 34-5-10/1223 промисловий регламент на виробництво лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» для Товариства планувався до затвердження у IV кварталі 1987 року.

7.23. Фактично препарат «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробляли два виробники росії - Хабаровский ХФЗ, Октябрь ПХФО, та виробники України, а саме Товариство.

7.24. Згідно зі звітом за договором № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року, нормами витрат сировини на засвоєння нового препарату по ОАО «Лубнифарм», затвердженими головним інженером ОАО «Лубнифарм» 13.10.1995, інструкцією з медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженою Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, програмою клінічних випробувань нового лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 (за вх. № 433 від 18.09.1995) клінічні випробування препарату Відповідача-2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» розпочалися у вересні - жовтні 1995 року.

7.25. Відповідно до інструкції для медичного застосування таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_1», затвердженої Фармакологічним комітетом МОЗ України 29.06.1995, поряд з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» у дужках зазначені синоніми «Цитропак» та «ІНФОРМАЦІЯ_10».

7.26. У звіті до договору № 31-95 «Розробка науково-технічної документації на препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1» від червня 1995 року зазначається, що «даний звіт містить матеріли доклінічного фармакологічного і токсикологічного вивчення комбінованої таблетованої лікарської форми, що відповідає за змістом діючих речовин «Цитропаку»... Препарат є парацетамолвмісним аналогом «Цитрамона» і отримав назву таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Обсяг проведених фармакотоксикологічних досліджень відповідає основному завданню роботи: доказати біоеквівалентність «Цитрамона-У» і його прототипів - таблеток «Цитропак» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

7.27. У листах, адресованих президенту ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм» за 1996 рік, було замовлено 301 000 упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1».

7.28. У своєму листі від 06.11.2019 споживачка Кушнарьова С. В. повідомила позивача про таке: «Нещодавно я прийшла в аптеку «TAS» у м. Києві, щоб купити «ІНФОРМАЦІЯ_2», яким часто і довго вже користуюся. Запитала в фармацевта «ІНФОРМАЦІЯ_2» і очікувала, що мені дадуть звичайний «ІНФОРМАЦІЯ_2», який я знаю і що постійно виготовляє Дарниця. Але вже вдома, коли хотіла пити таблетку, я помітила, що це «ІНФОРМАЦІЯ_2» не Дарниці, а полтавського виробника «Лубнифарм», і називаються ліки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

7.29. У висновку експерта № 01-09/2020 від 30.09.2020, який склала судовий експерт Андрєєва А. В. (далі - висновок № 01-09/2020) за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначено:

? позначення 1 «ІНФОРМАЦІЯ_9», яке міститься у документі 2 - «Звіті по основній діяльності за 1996 р. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? позначення 2 «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке міститься у документі 2 - «Аналізі результатів економічної діяльності AT «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 1995 р.», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? позначення 3 «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке міститься у документі 4 - в інформації про заявку на знак для товарів і послуг № 94103498, заявник ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», є застосуванням знака 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», у формі, що відрізняється від такого добре відомого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака 1;

? знак 2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим зі знаком 1 «ІНФОРМАЦІЯ_2», якщо такий знак буде визнаний добре відомим станом на 01.01.1997 на ім`я Фірми для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», настільки, що цей знак 2 і добре відомий знак 1 можна сплутати.

7.30. У висновку експерта Жили Б. Ю. № 204 від 20.01.2021 (далі - висновок № 204) за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності зазначено:

? надані для проведення дослідження матеріали справи № 910/13988/20, що розглядається Господарським судом міста Києва, не містять відомостей про фактори, які б указували на те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою в Україні торговельною маркою Фірми щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

? станом на 01.01.1997 року словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» не мало розрізняльної здатності для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

7.31. У висновку експерта № 02-12/2020 від 25.02.2021, який склала судовий експерт Андрєєва А. В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначено:

? позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997 не було загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

? словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997 мало розрізняльну здатність.

7.32. За висновком Агенції консалтингових послуг щодо можливої вартості знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, на підставі проведених розрахунків можлива ринкова вартість знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва Позивача, розрахована з використанням дохідного підходу методу роялті та методу дисконтування грошового потоку, станом на дату дослідження складає 212 000 грн без урахування суми ПДВ.

7.33. За результати соціологічного опитування, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум груп Україна», 99 % респондентів та 100 % фармацевтів і провізорів знають торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2»; 74 % респондентів та 98 % фармацевтів і провізорів асоціюють торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Позивачем; і 64 % респондентів та 82 % фармацевтів і провізорів дізналися про цю торговельну марку до 01.01.1997.

Соціологічне опитування проводилося серед такої цільової аудиторії: осіб, яким виповнилося 18 років станом на 01.01.1997 (тобто які могли купувати лікарські засоби станом на дату, на яку торговельна марка стала добре відомою), та додатково серед провізорів і фармацевтів.

8. Позиція Великої Палати Верховного Суду

Щодо меж розгляду справи в суді касаційної інстанції

8.1. Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частини перша та друга статті 300 ГПК України).

8.2. З огляду на зазначений припис Велика Палата Верховного Суду переглядає в касаційному порядку постанову апеляційного суду та рішення суду першої інстанції у межах доводів і вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Стосовно прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку

8.3. У цій справі позов подано з метою захисту прав на добре відому торговельну марку.

8.4. Водночас Скаржник стверджує, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням Позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такого об`єкта права інтелектуальної власності, як добре відома торговельна марка.

8.5. Отже, найперше питання права, яке підлягає вирішенню, полягає у з`ясуванні того, чи існував (існує) добре відома марка у праві як об`єкт суб`єктивних прав, які підлягали охороні та захисту.

8.6. З огляду на це Велика Палата не погоджується з доводами відзиву Позивача на касаційну скаргу про те, що жоден нормативно-правовий акт не містить обмеження, яке вимагає від заявника або компетентного органу перевіряти наявність нормативно-правового регулювання порядку визнання позначень добре відомими торговельними марками саме станом на дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим.

8.7. Йдеться не про існування нормативно врегульованого порядку визнання позначень добре відомими торговельними марками протягом усього часу з 01.01.1997, а про існування у праві такого об`єкта, як добре відома торговельна марка, з того часу, з якого Позивач стверджує про право на такий об`єкт.

8.8. У зв`язку із цим Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на таке.

8.9. Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі - Паризька конвенція, Конвенція) набула чинності для СРСР 26.04.1970. З 25.12.1991 Конвенція набула чинності для України.

8.10. Саме в цій редакції Паризька конвенція містить статтю 6bis такого змісту:

«(1) Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно».

8.11. Положення частини першої статті 6bis Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак (на відміну від, наприклад, статей 10ter та 11, які встановлюють обов`язок законодавця врегулювати відповідне питання). Частина перша статті 6bis залишає на розсуд законодавця можливість встановити для компетентного органу повноваження ex officio відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака. Натомість обов`язок здійснювати захист визначеними способами за клопотанням (позовом) зацікавленої особи прямо встановлений у цій нормі.

8.12. Схожим чином частина друга цієї статті залишає на розсуд законодавця можливість установити строк «не менше п`яти років». Тобто якщо такий строк не встановлено або за положеннями національного законодавства він менший за п`ять років (яким є загальна позовна давність у три роки), то такий строк не може бути менше п`яти років від дати реєстрації знака.

8.13. Такий підхід до тлумачення положень статті 6bis Конвенції викладено також в опублікованих Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Настановах щодо застосування Конвенції (Guidetothe Application of theParisConvention for the Protection of IndustrialProperty; далі - Настанови).

8.14. Отже, стаття 6bis Паризької конвенції встановлює мінімальні засоби захисту прав власника добре відомого товарного знака (well-known trademark в офіційному перекладі Конвенції українською - «загальновідомий товарний знак»), які однак не покладають на держави-учасниці обов`язок поширювати їх на добре відомі знаки для послуг (well-known service marks) та застосовувати їх у випадку неподібних товарів. Стосовно них Велика Палата у цій справі висновків не робить.

8.15. З огляду на це Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням Позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка.

Стосовно визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту

8.16. На час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-XII встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

8.17. Велика Палата Верховного Суду зауважує, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

Визнання марки добре відомою Апеляційною палатою

8.18. Наказом від 02.03.2021 № 433 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі - Регламент), чинний на час розгляду судами першої та апеляційної інстанції цієї справи. Регламент, зокрема, визначав порядок розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До набрання чинності Регламентом вказане питання регулювалось Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок № 228).

8.19. Встановлена Регламентом процедура розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні передбачала такі особливості:

? до складу учасників розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні належать подавець заяви, його представники, секретар засідання, експерт, який підготував висновок експертизи і представляє Укрпатент (Національний орган інтелектуальної власності, НОІВ), експерт, який залучається колегією (у разі такого залучення), та інші особи, які беруть участь у розгляді у випадках, визначених цим Регламентом (п. 1 глави 4 розділу I Регламенту);

? повідомлення подавця заяви про місце, дату і час засідання (п. 11 глави 4 розділу IV Регламенту);

? ухвалення рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, резолютивна частина якого повинна також містити: дату, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні (у разі визнання її такою); прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) або повне найменування власника добре відомої торговельної марки в Україні; перелік товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, згрупованих за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (п. 3 розділу VII Регламенту).

8.20. Рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом Укрпатенту є обов`язковим для сторін, подавця заяви та Укрпатенту (п. 5 розділу VII Регламенту).

8.21. Обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується таким чином: торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Укрпатентом, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність». До Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, вносяться дані щодо: дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що торговельна марка стала добре відомою в Україні; дати, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні; імені (повного найменування), місця проживання (місцезнаходження) власника добре відомої торговельної марки в Україні; зображення торговельної марки; переліку товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні (п. 4 розділу IX Регламенту).

8.22. Цей процедурний механізм дозволяв надалі Укрпатенту ефективно не допускати реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки (або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою (абзаци третій та четвертий пункту 3 статті 6 Закону).

8.23. Отже, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні.

8.24. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.

Стосовно визнання торговельної марки добре відомою судом

8.25. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.

8.26. ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під`юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20).

8.27. Частина друга статті 20 ГПК України (у частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності (пункт1 розділу X «Прикінцеві положення» ГПК України).

8.28. Отже, на час розгляду цієї справи судами положення пункту 3 частини другої статті 20 ГПК України не введене в дію. До введення його в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.

8.29. Велика Палата звертає увагу на те, що відповідно до частини першої статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

8.30. Стаття 12 ГПК України передбачає, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1) наказного провадження;

2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Законом встановлюються особливості розгляду господарськими судами справ про банкрутство.

8.31. Отже, на час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.

8.32. Велика Палата відзначає, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.

8.33. Звертаючись у цій справі з позовом для захисту прав на добре відому марку, про яке (право) стверджує Позивач, він вказує на конкретне порушення цього права з боку Відповідача-2: належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою Позивача для ідентичних товарів, у зв`язку із чим спірне свідоцтво, на переконання Позивача, підлягає визнанню недійсним.

8.34. Отже, в цьому випадку Позивач юридично засновує свої вимоги на встановленому у частині першій статті 6bis Паризької конвенції обов`язку України «за клопотанням зацікавленої особи … визнавати недійсною реєстрацію … товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».

8.35. Ця норма Конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), про який просить Позивач і який за наведеним положенням Конвенції застосовується за умови, що знак (марка) Позивача «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим».

8.36. Тобто визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).

8.37. Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

8.38. Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов`язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувані нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.

8.39. Велика Палата obiter dictum відзначає, що про обґрунтованість таких висновків свідчить також те, що у меморандумі «Охорона добре відомих знаків», підготовленому Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (документ WKM/CE/III/2 від 20.08.1997), виданому для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, Міжнародне бюро відзначило: «очевидним є те, що це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише inter partes; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» (п. 2.2).

8.40. Першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22.05.2003 № 850-IV встановлено: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (у редакції Закону від 21.07.2020 № 815-IX термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»).

8.41. Тобто ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.

8.42. Велика Палата окремо звертає увагу на відповідність викладених вище висновків положенням ЦК України стосовно прав на добре відому марку.

8.43. Так, згідно із частинами першою та третьою статті 494 ЦК України «Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

8.44. Положення частини третьої цієї статті про те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, не слід розуміти як таке, що відповідно до неї визнання торговельної марки добре відомою є засобом набуття майнових прав на марку.

8.45. Стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

8.46. Протилежне тлумачення, а саме що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.

8.47. Аналогічний підхід Велика Палата застосовує й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

8.48. Ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, - це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і НОІВ, про що вже йшлося у п. 8.20 цієї постанови. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору.

8.49. З огляду на викладене вище Велика Палата Верховного Суду вважає помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача як окремої позовної вимоги. Велика Палата висновує, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв`язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити.

Стосовно вимоги зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені

8.50. Окремо Велика Палата звертає увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

8.51. Отже, внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.

8.52. Закладений у положеннях частини четвертої статті 25 Закону № 3689-XII механізм інформування НОІВ про рішення про визнання марки добре відомою і внесення нею відомостей про таку марку до Переліку спрямований на забезпечення ефективності дії норми абзаців третього та четвертого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, згідно з яким не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

8.53. З огляду на те, що набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.

8.54. У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.

8.55. Суди в оскаржених рішеннях також послались на інформаційний характер відомостей Переліку, що, однак, не перешкодило їм прийняти помилкове рішення щодо цієї позовної вимоги.

Стосовно вимоги визнати недійсним свідоцтво Товариства на знак

8.56. Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену Позивачем вимогу про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва Товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.57. Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва Товариства, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

8.58. Суди виходили з того, що підставою для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 є визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою стосовно Фірми, а відтак право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.59. При цьому суди також послались на те, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

8.60. Велика Палата звертає увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів.

8.61. З моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

8.62. Також у своїх суперечливих висновках суди не врахували положення частин другої та третьої статті 6bis Паризької конвенції.

8.63. Частина друга статті 6bis Конвенції встановлює, що для подання вимоги про скасування такого знака (тобто товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування із добре відомим знаком, що використовується для ідентичних або подібних продуктів) надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Частина третя цієї статті встановлює правило, за яким строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

8.64. Опубліковані ВОІВ Настанови звертають увагу на те, що слова «не менше» у частині другій статті 6bis Конвенції означають, що встановлення строку за умови, що він буде не менше п`яти років, залишено національному законодавству або для вирішення адміністративним чи судовим органам держав-учасниць (п. (j) коментаря до статті 6bis Конвенції).

8.65. Як уже було зазначено вище, Велика Палата виходить зі схожого розуміння цього положення Конвенції і висновує, що положення першого речення частини другої статті 6bis Паризької конвенції у взаємозв`язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п`ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога.

8.66. Стосовно положення частини третьої статті 6bis Конвенції Настанови містять такий коментар: «(l) Адміністративні або судові органи країни, у якій запитано охорону добре відомої марки, встановлюють, чи зареєстровано конфліктуючу марку недобросовісно, в разі чого ніяке обмеження строку для позову не застосовується. Недобросовісність зазвичай має місце, коли особа, яка реєструє або використовує конфліктуючу марку знала про добре відому марку і, як презюмується, мала намір одержати вигоду від можливого змішування тієї марки і марки, яку вона зареєструвала або використовує».

8.67. Отже, за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п`яти років від дати реєстрації марки.

8.68. Obiter dictum, не як до джерела права, а для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки, Велика Палата звертається до практики Суду справедливості Європейського Союзу, який у справі C-482/09 (рішення від 22.09.2011) у відповідь на запит стосовно тлумачення статей 4(1)(а) та 9(1) Директиви 89/104/ЕЕС від 21.12.1988 розтлумачив доктрину «мовчазної згоди» (acquiescence) у праві Європейського Союзу, як вона викладена у статті 9(1) Директиви: якщо власник більш ранньої торговельної марки протягом п`яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої марки, зареєстрованої у тій же країні-учасниці, будучи обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню торговельну марку звертатись по визнання недійсною більш пізньої торговельної марки або заперечувати проти використання більш пізньої торговельної марки, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої торговельної марки була здійснена недобросовісно.

Суд справедливості ЄС надав тлумачення цим положенням про «мовчазну згоду» для національного судового провадження між Budejovicky Budvar, narodni podnik, броварнею у Чеській Республіці, і Anheuser?Busch Inc., броварнею уСША, які обоє майже 30 років просували кожен своє пиво у Сполученому Королівствіпід словесним позначенням«Budweiser» або торговельними марками, які містили це позначення (§77 рішення Суду справедливості ЄС).

За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах як у цьому провадженні «тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних торговельних марок для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію торговельної марки, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг» (§ 82 рішення). «Слід додати, що у випадку, якщо в майбутньому з використанням торговельних марок Budweiser буде пов`язана будь-яка нечесність, така ситуація може, у разі необхідності, розглядатися у світлі правил, що стосуються недобросовісної конкуренції» (§ 83 рішення).

За висновками Суду справедливості ЄС, чотирма передумовами для початку перебігу п`ятирічного строку за статтею 9(1) Директиви є: 1) реєстрація у державі-учасниці більш пізньої торговельної марки (при цьому реєстрація більш ранньої торговельної марки, тобто тієї, власник якої звертається по захист, не є передумовою для початку перебігу строку); 2) добросовісне подання заявки на реєстрацію більш пізньої марки; 3) використання більш пізньої марки її власником у країні-учасниці; 4) обізнаність власника більш ранньої марки про те, що більш пізня марка зареєстрована і використовується після реєстрації.

8.69. Велика Палата зважає на те, що доктрина «мовчазної згоди», як вона закріплена у праві ЄС (Директиви 89/104/ЄЕС від 21.12.1988, а надалі у Директиві 2008/95/ЄС від 22.10.2008 і Регламенті (ЄС) № 207/2009 від 26.02.2009, згодом у Директиві (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015), не запроваджена у законодавстві України, однак посилається на її тлумачення у праві ЄС для ілюстрації того, що у питанні охорони та захисту прав на торговельні марки можливим і навіть таким, що має бути однаковим у всіх державах-учасницях ЄС (§ 37 рішення Суду справедливості ЄС), є підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх.

8.70. Отже, у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув Позивач це право, і чи є знак Відповідача таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

8.71. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака Відповідачем-2 недобросовісною.

8.72. Суди обставин, які б дозволили зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.

Стосовно порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи

8.73. Скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що суди у цій справі не дослідили низку важливих доказів, які мають значення для правильного вирішення справи. Велика Палата у зв`язку із цим звертає увагу на таке.

Стосовно промислової та статистичної звітності Товариства

8.74. Товариство стверджує, що суди не надали оцінки його промисловій та статистичній звітності з 1986 до 1996 року включно (п. 2.2 касаційної скарги). Копії звітності, дійсно, були подані Товариством до суду першої інстанції з посиланням на ці документи у відзиві на позов (т. 2., а. с. 45).

8.75. Суди прийняли від Фірми звітність як належні докази та встановили за ними такі обставини:

«Згідно з аналізом результатів економічної діяльності Фірми за 1995 рік «ІНФОРМАЦІЯ_2» № 6 було реалізовано на загальну суму 88 519,5 млн крб.; питома вага в загальному обсязі прибутку - 6,33 %.

За розшифровкою до форми 12-НТЗ за січень - грудень 1996 року обсяг випуску «ІНФОРМАЦІЯ_6» склав 15 433 т. уп., у грошовому вираженні (в чинних цінах) - 1 949,2 (звіт за основною діяльністю за 1996 рік).

Відповідно до пояснювальної записки щодо збуту готової продукції за 1996 рік лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_10 N6» було продано у кількості 12 966,27 т. уп., загальною вартістю 1 601 775 грн

…

- у 1994 році позивач виготовив 36 302 тисяч упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_11» і 601 тисячу упаковок препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10», а рентабельність препаратів склала 62,8 % та 29,1 % відповідно (копія звіту по основній діяльності за 1994 рік ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» міститься в матеріалах справи).

8.76. При цьому стосовно звітності Скаржника суди дійшли такого висновку:

«Товариство зазначає, що звітом про виробництво за 1996 рік, що є офіційним документом, тобто саме тим доказом, який містить необхідну інформацію для встановлення обставин справи, визначено, що у 1996 році Товариство виробило і реалізувало лікарський засіб - таблетки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у кількості 22 115 000 уп.

Товариство не надало доказів, що підтверджують реалізацію ним препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України у 1996 році».

8.77. Отже, суди обмежились констатацією тверджень Товариства і висновком про ненадання ним доказів. Натомість зі звітності Фірми суди одержали належну до справи інформацію. Відсутність результатів дослідження звітності Товариства вказує на те, що ці докази судами досліджені не були.

Стосовно зразків упаковки

8.78. Скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що суди не дослідили як доказ зразки упаковки його продукції.

8.79. Дійсно, матеріали справи містять зображення зразків упаковки (зокрема, т. 3, а. с. 219-225), на які Товариство посилалось у відзиві на позов як на підтвердження використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (т. 2., а. с. 53).

8.80. Рішення судів не містять висновків стосовно цих доказів.

Стосовно заяв свідків

8.81. Скаржник посилається на те, що суди не дослідили заяви свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

8.82. Дійсно, письмові заяви цих свідків були подані ним до суду першої інстанції (т. 6., а. с. 176, 177) з посиланням на них як на джерело доказової інформації про використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» Товариством ( т. 6., а. с. 136)

8.83. Суди у своїх рішеннях висновків стосовно цих доказів не робили.

Стосовно висновку Загребельного В. В.

8.84. Скаржник посилається на те, що «судами не надано юридичної оцінки висновку судового експерта Загребельного В. В.».

8.85. Такий висновок дійсно є в матеріалах справи (т. 6., а. с. 207), а в рішеннях судів не викладено мотивів його прийняття, відхилення чи результатів оцінки.

8.86. Водночас, обґрунтовуючи належність (релевантність) цього висновку до справи, Скаржник вказує, що ним «фактично спростовано ймовірність та законність походження соціологічного дослідження» Фірми, «експертне дослідження повністю спростовувало докази позивача щодо даних соціологічних опитувань відомості спірного позначення з приналежністю Позивачу».

8.87. Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на належність цього доказу як такого, з допомогою якого можна встановити «законність походження соціологічного дослідження», оскільки це питання відповідності нормам права, правової кваліфікації і не є фактичною обставиною, яка може бути встановлена доказами, зокрема висновком експерта.

8.88. Стосовно ж іншого, тобто здатності спростувати подані позивачем дані соціологічних опитувань, то цей доказ підлягає дослідженню та оцінці.

Стосовно звіту про соціологічне опитування Інституту розвитку міста

8.89. Товариство у касаційній скарзі посилається на те, що ним було подано звіт про соціологічне опитування КО «Інститут розвитку міста» ПМР.

8.90. Суд першої інстанції відхилив звіт, пославшись на те, що опитування, проведене цією організацією, не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (втратив чинність 25.05.2021), ні щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування. Суд дійшов висновку, що Інститут розвитку міста, який проводить опитування стосовно міського життя та розвитку міста Полтава, не може бути організацією, що спеціалізується в галузі проведення соціологічних досліджень.

8.91. Відхиливши доказ як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правового акта, суд таким чином виснував про його недопустимість, внаслідок чого його не оцінив. При цьому суд не відмовляв окремо у прийнятті цього доказу як недопустимого протягом розгляду справи, залишивши таким чином вирішення питання допустимості до прийняття рішення у справі.

8.92. Суд, однак, не вказав у рішенні, чому вважає, що висновок соціологічного дослідження як умова його допустимості як доказу в суді має відповідати вимогам нечинного на час прийняття рішення суду нормативного акта, який встановлював порядок визнання знака добре відомим Апеляційною палатою.

8.93. Оскільки висновки суду стосовно того, що положення нечинного на час вирішення справи судом Порядку № 228 становлять частину процесуальних правил, якими може бути обмежена допустимість для суду доказів, є помилковими, відповідний доказ підлягає дослідженню судом.

Стосовно інших тверджень Скаржника про порушення норм процесуального права судами внаслідок недослідження доказів

8.94. Велика Палата частково погоджується з твердженнями Скаржника про те, що суди не дослідили висновок експерта ОСОБА_3 та рішення Інституту промислової власності від 29.03.2000. Рішення судів містять результати дослідження цих доказів. Водночас, з огляду на неправильне застосування судами норм матеріального права, що призвело до неправильного визначення предмета доказування, та порушення норм процесуального права, яке полягало у недослідженні інших доказів, на які посилався Скаржник, ці докази також не були досліджені для встановлення обставин, які належали до предмета доказування у взаємозв`язку з іншими доказами.

8.95. Посилання Скаржника на те, що суди не відобразили в судових рішеннях і не надали оцінку обізнаності позивача про факт видачі свідоцтва на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» у 2000 році, із чим Позивач нібито погодився, а суди мали визнати встановлений як такий, що не вимагав доказування, Велика Палата відхиляє, оскільки Скаржник не вказує, що саме він вважає заявою Позивача про визнання цієї обставини, яка не була врахована судом.

8.96. Велика Палата відхиляє посилання Скаржника на те, що він неодноразово ставив під сумнів відповідність поданих позивачем копій і, як наслідок, недостовірність походження вихідних даних, що були основою висновку експерта Андреєвої А. В., із цих підстав. Скаржник не вказує на конкретні заяви із цього процесуального питання, які він робив під час розгляду судами цієї справи, а також на конкретні докази, стосовно яких просив суди застосувати вимоги статті 91 ГПК України. Щодо заперечення достовірності вихідних даних для висновку експерта Андреєвої А. В., то Велика Палата цей аргумент відхиляє, оскільки, ставлячи під сумнів у суді касаційної інстанції достовірність доказу, скаржник не враховує, що суд касаційної інстанції не має права вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу (частина друга статті 300 ГПК України).

8.97. Згідно з вимогами частин першої, третьої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень в господарському процесі, є складовою обов`язку сприяти всебічному, повному та об`єктивному встановленню усіх обставин справи, що передбачає, зокрема, подання належних доказів, тобто таких, що підтверджують обставини, які входять у предмет доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини підтверджує цей доказ. Схожі висновки викладені в пунктах 8.7, 8.10 постанови КГС ВС від 04.02.2020 у справі № 910/15765/18.

8.98. Посилаючись у касаційній скарзі на те, що суди не дослідили інші докази, Скаржник не вказує, які обставини, що належать до предмета доказування у цій справі, мали бути з їх допомогою встановлені, що позбавляє суд касаційної інстанції можливості виснувати про їх належність до справи. Скаржник також не вказує, у яких заявах він посилався на ці докази як на такі, що підтверджують стверджувані ним обставини.

8.99. З огляду на це Велика Палата відхиляє інші загальні посилання Скаржника на те, що суди не дослідили докази у справі.

8.100. Разом з тим Велика Палата доходить висновку про обґрунтованість доводів Скаржника, викладених у касаційній скарзі, про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок того, що судами не були досліджені належні докази, що є порушенням вимог статей 86, 236, 237, 238, 282 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Щодо суті спору

9.1. Відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду; скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

9.2. Згідно із частиною третьою статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є, зокрема, порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

За положеннями частини п`ятої вказаної статті висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

9.3. За частиною першою статті 311 ГПК України суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.

9.4. З огляду на наведене рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції у цій справі підлягають скасуванню повністю із прийняттям нового рішення - про відмову у позові в частині вимог про визнання позначення добре відомою торговельною маркою та зобов`язання внести відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, а в частині вимог про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг справу слід направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Щодо судових витрат

9.5. Враховуючи, що в частині вирішення позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг справа підлягає направленню на новий розгляд, розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись статтями 308, 310, 311, 314-317 Господарського процесуального кодексу України, Велика Палата Верховного Суду

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Касаційну скаргу Акціонерного товариства «Лубнифарм» задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 скасувати.

3. У частині позовних вимог про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняти нове рішення. У позові в цій частині відмовити.

4. У частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 справу направити на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В. Ю. УркевичСуддя-доповідач І. В. ТкачСудді:О. О. Банасько С. І. Кравченко О. Л. Булейко О. В. Кривенда Ю. Л. Власов М. В. Мазур І. А. Воробйова С. Ю. Мартєв М. І. Гриців К. М. Пільков Ж. М. Єленіна С. О. Погрібний І. В. Желєзний О. В. Ступак Л. Ю. Кишакевич О. С. Ткачук В. В. Король Є. А. Усенко Н. В. Шевцова

Відповідно до частини третьої статті 314 ГПК України постанову оформив

суддя К. М. Пільков

Джерело: ЄДРСР 118601114

[ANTIRAID]

Дуже цікаве рішення і мабуть перше у цій категорії справ. Суди попередніх інстанцій не врахували низку доказів не надали їм оцінки з огляду на це справа направлена на новий розгляд. Але Велика палата зробила певні висновки, зокрема:

8.50. Окремо Велика Палата звертає увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

8.51. Отже, внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.

[ANTIRAID]

ОКРЕМА ДУМКА

(розбіжна)

суддів Великої Палати Верховного Суду Мартєва С. Ю., Усенко Є. А.,

17 квітня 2024 року

м. Київ

Справа № 910/13988/20

Провадження № 12-3гс23

у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - Фармацевтична фірма) до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм» про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії, за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Лубнифарм» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року

Відповідно до змісту частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, про наявність окремої думки повідомляються учасники справи без оголошення її змісту в судовому засіданні.

І. ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Фармацевтична фірма звернулася до суду із позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності») та до іншого фармацевтичного підприємства про визнання торговельної марки «Цитрамон» добре відомою на ім`я позивача, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг Акціонерного товариства «Лубнифарм» недійсним, зобов`язання вчинити дії, мотивуючи це безперервним, інтенсивним та географічно обширним просуванням торговельної марки «Цитрамон» з 90х років.

2. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, мотивуючи тим, що станом на 01 січня 1997 року позначення «Цитрамон» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». Торговельна марка «Цитрамон У», належна відповідачу-2 за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «Цитрамон» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Вважали, що Акціонерне товариство «Лубнифарм» не довело реалізацію ним препарату «Цитрамон» на території України у 1996 році.

4. Касаційну скаргу Акціонерне товариство «Лубнифарм» мотивувало тим, що суди попередніх інстанцій не дослідили обставини пропуску позовної давності та не надали оцінки зібраним у справі доказам, установили обставини, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів. Первинним доказом використання знаку визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування.

5. У цій справі Великій Палаті Верховного Суду належало вирішити питання:

щодо застосування/незастосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема статей 256, 261 Цивільного кодексу України;

чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

6. Постановою від 17 квітня 2024 року Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу АТ «Лубнифарм» задовольнила частково.

7. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року у справі скасувала.

8. У частині позовних вимог про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняла нове рішення. У позові в цій частині відмовила.

9. У частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» щодо усіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

10. Мотивувала постанову тим, що на час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

11. Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

12. Зазначила, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.

13. Дійшла висновку, що визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.

14. Виходила з того, що ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під`юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20).

15. Частина друга статті 20 ГПК України (у частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності (пункт1 розділу X «Прикінцеві положення» ГПК України).

16. Зазначила, що на час розгляду цієї справи судами положення пункту 3 частини другої статті 20 ГПК України не введене в дію. До введення його в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.

17. Мотивувала тим, що на час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.

18. Велика Палата відзначила, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.

19. Дійшла висновку про те, що визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Паризької конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).

20. Вважала, що визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

21. Посилалася на те, що першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22 травня 2003 року № 850-IV встановлено: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (у редакції Закону від 21 липня 2020 року № 815-IX термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»).

22. На думку Великої Палати Верховного Суду, ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.

23. Зазначала, що стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

24. Виходила з того, що протилежне тлумачення, а саме, що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.

25. Аналогічний підхід Велика Палата Верховного Суду застосувала й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

26. Вважала, що ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, - це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ). Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору

27. Велика Палата Верховного Суду вважала помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги.

28. Велика Палата виснувала, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв`язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити.

29. Виходила з того, що внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.

30. Мотивувала тим, що оскільки набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.

31. Дійшла висновку про те, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, а тому вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.

32. Виходила з того, що суди в оскаржених рішеннях також послались на інформаційний характер відомостей Переліку, що, однак, не перешкодило їм прийняти помилкове рішення щодо цієї позовної вимоги.

33. Зазначила, що помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену позивачем вимогу про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

34. Вважала, що задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва АТ «Лубнифарм», суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

35. Велика Палата звернула увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів, оскільки з моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

36. Виходила з того, що за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п`яти років від дати реєстрації марки.

37. Вважала, що у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув позивач це право, і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

38. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.

39. Посилалася на те, що суди обставин, які б дозволили зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.

40. Велика Палата дійшла висновку про обґрунтованість доводів скаржника, викладених у касаційній скарзі, про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок того, що судами не були досліджені належні докази, що є порушенням вимог статей 86, 236, 237, 238, 282 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

ІІ. Зміст окремої думки

41. Не погоджуємося із висновком Великої Палати про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги та про те, що ця вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту.

42. Такий висновок із вимогами чинного законодавства не узгоджується.

43. З огляду на частину першу статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

44. Складовими частинами принципу верховенства права є законність та правова визначеність.

45. Відповідно до пункту 1статті 25 Закону № 3689-XIIохорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

46. Також згідно із абзацом 2 пункту 3 цієї статтірішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

47. Виходячи із пункту 4 статті 25 в редакції Закону № 815-IX від 21 липня 2020 року у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.

48. Отже, висновок про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги не ґрунтується на законі.

Щодо визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту

49. Як убачається із частини четвертої статті 300 ГПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, зокрема, у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

50. У постанові від 14 лютого 2024 року Верховний Суд дійшов висновку про те, що згідно з пунктом 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.

51. Дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони правовідношення.

Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).

У частинах першій, другій статті 319 ЦК України передбачено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства(справа № 570/2575/20 провадження № 61-12628св23).

52. Постанова Верховного Суду від 22 лютого 2024 року містить правовий висновок про те, що зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин). (справа № 464/7832/21 провадження № 61-13550св23).

53. У постанові від 07 лютого 2024 року Верховний Суд виснував, що однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).

Оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 ЦК України, Верховний Суд виснує про те, що вказана норма права має на меті стимулювати учасників цивільних правовідносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав у всіх їх проявах, є заходом, спрямованим на зміцнення засад цивільно-правового регулювання, оскільки кожен зобов`язаний вчиняти дії без посягання на права і свободи інших людей.

Категорія «добросовісність» є основоположною в розмежуванні належного здійснення цивільних процесуальних прав і зловживання такими правами. Добросовісність слід розглядати як властивість, що передбачає використання цивільних процесуальних прав виключно за їх призначенням та є однією з умов виконання завдань цивільного судочинства, оскільки вона є регулятором суспільних відносин ( справа № 490/1981/21 провадження № 61-5788св23).

Щодо суті справи

54. У справі, що розглядається, позов подано з метою захисту прав на добре відому торговельну марку.

55. До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 420 ЦК України).

56. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

57. Тобто торговельна марка - це будь-яке позначення або комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

58. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів і послуг. У цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється, тобто те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

59. Основною (ключовою) позовною вимогою цього спору є вимога про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», оскільки інші позовні вимоги взаємопов`язані та залежать від установлення зазначеного факту доброї відомості на відповідну, визначену позивачем дату.

60. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону № 3689-XII підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача.

61. Водночас позивач послався на те, що належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «Цитрамон У» за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з позивачем та з продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками «Цитрамон».

62. Позивач зазначив, зокрема, про фактичне сплутування споживачем лікарського засобу «Цитрамон» виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» з лікарським засобом «Цитрамон У» виробництва АТ «Лубнифарм».

63. На думку позивача, спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції від 23 грудня 1993 року).

64. За доводами позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

65. До прийняття ЦК України у спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміну «торговельна марка» використовувались терміни «товарний знак» і «знак обслуговування» (у Тимчасовому положенні про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, затвердженому Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92), а пізніше - термін «знак для товарів і послуг» (у Законі № 3689-XII).

66. Закон № 3689-XII визначає поняття «торговельна марка», відповідно до якого це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

67. За частиною другою статті 5 Закону № 3689-XII об`єкт торговельної марки - будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

68. За змістом наведеної вище правової норми торговельною маркою можуть визнаватись словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації.

69. Стаття 5 Закону № 3689-XII визначає умови надання правової охорони торговельній марці. Відповідно до пункту 3 цієї статті набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

70. З огляду на це умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності, а саме торговельною маркою, та надання йому правової охорони є його реєстрація у встановленому законом порядку.

71. Разом з цим стаття 6 Закону № 3689-XII містить підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (критерії охороноздатності).

72. Правова охорона може бути надана торговельній марці, на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, визначені в статті 6 Закону № 3689-XII.

73. Зокрема, за абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

74. Абзац третій пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII визначає, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

75. Звертаємо увагу на те, що Закон № 3689-XII розмежовує поняття набуття права на торговельну марку та охорони прав на торговельну марку.

76. Набуття права на торговельну марку означає отримання власником права на володіння та використання її в комерційній діяльності шляхом реєстрації торговельної марки в установленому законом порядку. Охорона прав на торговельну марку передбачає захист цих прав від будь-яких порушень чи незаконного використання марки третіми особами.

77. Відповідно до пункту четвертого статті 16 Закону № 3689-ХІІ використанням знаку (торговельної марки) визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет».

78. Частина друга статті 157 Господарського кодексу України зазначає, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

79. Водночас, згідно із абзацом п`ятим пункту 4 статті 16 Закону № 3689-ХІІ, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.?

80. За змістом статті 16 чинної редакції Закону № 3689-ХІІ, право на подібне використання торговельної марки також надається власнику свідоцтва на зареєстровану торговельну марку і починає діяти від дати подання заявки.

81. Добре відома торговельна марка (добре відомий знак) - це позначення, що використовується на певній території протягом тривалого часу і стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

82. Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), термін «загальновідомий знак» характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.

83. Пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, містить перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може дійти висновку про те, чи є знак загальновідомим, а саме: ступінь відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь та географічний район використання знаку; тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знаку, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак; тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знаку та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знаку; матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру, в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами; цінність, притаманна цьому знаку.

84. Поняття «добре відома торговельна марка» також імплементовано у спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Законі № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22 травня 2003 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» (далі - Закон № 850-ІV), яким доповнено його статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак».

85. За абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV) не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

86. Стаття 25 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV) визначає, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

87. При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельна марка визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

88. Пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації містить перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може дійти висновку про те, чи є знак загальновідомим.

89. Проте ці фактори не є обов`язковою попередньою умовою висновку про добру відомість торговельної марки. Висновок у кожному випадку залежатиме від його конкретних обставин. У деяких випадках доречними можуть бути всі фактори, в інших - лише деякі з них, а в певних випадках усі вони можуть бути недоречними і рішення може бути основане на додаткових факторах, не зазначених у підпункті «b».

90. Отже, необхідно з`ясувати фактори, в тому числі визначені статтею 25 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV), що можуть розглядатися як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні.

91. Із справи убачається, що у жовтні 1994 року ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до Інституту промислової власності Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності із заявкою про надання правової охорони зображення знаку «Цитрамон».

92. Рішенням від 29 березня 2000 року Інститут промислової власності відмовив позивачу в реєстрації комбінованої торговельної марки «Цитрамон» у вигляді етикетки за заявкою № 94103498, мотивуючи це тим, що його домінуюча словесна складова частина «Цитрамон» «Tabulettae Citramonum» відноситься до позначень, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів; усі інші терміни та позначки, що входять до його складу, є загальновживаними в галузі фармацевтики та вказують на якісний та кількісний склад препарату, його призначення, умови зберігання.

У разі незгоди з рішенням експертизи про відмову заявник має право протягом трьох місяців від дати одержання рішення подати мотивоване заперечення до Апеляційної ради.

93. На час прийняття рішення Інституту промислової власності порядок складання і подання заявки на видачу свідоцтва на знак товарів і послуг визначався Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правила № 116).

94. За пунктом 3.8.1 Правил № 116, у разі незгоди з будь-яким рішенням Державного патентного відомства України (далі - Відомство) стосовно заявки заявник може подати заперечення проти такого рішення до апеляційної ради Відомства відповідно до статті 15 Закону № 3689-XII.

95. Стаття 15 Закону № 3689-XII (у редакції, чинній на час прийняття рішення Інституту)визначає, що заявник може оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки до Апеляційної ради Відомства (далі - Апеляційна рада) протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства чи копій затребуваних матеріалів.

Заперечення проти рішення Відомства стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.

Заявник може оскаржити рішення Апеляційної ради у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.

96. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228 затвердив Порядок визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Порядок визнання знаку добре відомим).

97. З огляду на пункт 3.2.3 Порядку визнання знаку добре відомим, фактичні дані на підтвердження доброї відомості знаку стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на визначену в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

98. Використання або будь-яке просування знаку може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знаку при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знаку в рекламі; комерційне використання знаку в мережі «Інтернет»; заходи щодо просування знаку.

99. Інтенсивність використання знаку на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знаку згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знаку визначається його власником).

100. Тривалість використання знаку може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знаку та про безперервність його використання.

101. Рекламування знаку може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

102. Відомість знаку в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знаку в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

103. Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються виходячи з характеру діяльності власника знаку з виробництва товарів і/або надання послуг.

104. Кількість опитуваних має відповідати цілям об`єктивності опитування, у зв`язку із чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знаку повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знаку, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знаку, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

105. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знаку або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

106. Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

107. Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв`язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

108. Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знаку в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

109. Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знаку в Україні (пункт 3.2.4 Порядку визнання знаку добре відомим).

110. Пункт четвертий статті 25 Закону № 3689-XII встановлює, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

111. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб сайті НОІВ (пункт четвертий статті 25 Закону № 3689-XII).

112. Порядок визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні визначено Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом від 02 березня 2021 року № 433 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Регламент).

113. Основним завданням Апеляційної палати є колегіальний розгляд поданих до неї заперечень, апеляційних заяв та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

114. Частина перша розділу IV Регламенту визначає умови визнання торговельної марки добре відомою в України. Так, під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, розглядаються фактори, якщо вони є доречними, визначені пунктом 2 статті 25 Закону № 3689-XII (зміст якого є тотожним пункту «b» статті 2 Спільної рекомендації).

115. Положеннями Регламенту передбачено, що розгляд заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні по суті передбачає встановлення наявності підстав для визнання торговельної марки добре відомою в Україні відповідно до статті 25 Закону № 3689-XII на підставі матеріалів справи за заявою.

116. За результатами розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні приймається рішення про задоволення заяви та визнання торговельної марки добре відомою в Україні або відмову у задоволенні такої заяви.

117. Рішення Апеляційної палати, прийняте колегією за результатами розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, набирає чинності з дати затвердження його наказом Укрпатенту.

118. Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку (пункт третій статті 25 Закону № 3689-XII).

119. Звернення до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою може мати місце в разі відсутності спору про право стосовно торговельної марки. Тобто Апеляційна палата на підставі наданих заявником доказів по суті встановлює факт «доброї відомості» торговельної марки, якщо для цього є визначені законом підстави.

120. За наявності спору про право, наприклад, якщо ця торговельна марка вже неправомірно використовується третьою особою у доменному імені чи для неспоріднених товарів або послуг, чи вже була зареєстрована як власна торговельна марка саме для неспоріднених товарів і послуг, визнання торговельної марки добре відомою відбувається в судовому порядку.

121. Частина четверта розділу IV Регламенту передбачає, що право на звернення до Апеляційної палати в порядку, встановленому цим Регламентом, має будь-яка особа або її представник із заявою про визнання її торговельної марки добре відомою в Україні.

122. Отже, з моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом) її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомої або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

123. При цьому відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

124. Таким чином, законодавство України передбачає можливість виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не тільки з факту державної реєстрації позначення, а й з факту визнання доброї відомості такого позначення.

125. Відмінністю добре відомої торговельної марки від всіх інших є набуття прав на неї без засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII) та охорона прав на неї незалежно від реєстрації марки в Україні (пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).

126. З огляду на зміст частини другої статті 495 ЦК України особі, торговельна марка якої визнана добре відомою, належать майнові права інтелектуальної власності, а саме право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

127. Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

128. Отже, для того щоб позначення підлягало правовій охороні, воно повинно відповідати певним умовам, а саме критеріям охороноздатності. У разі порушення прав на торговельну марку, яка підлягає правовій охороні, можуть бути вжиті заходи захисту. Серед таких заходів є, зокрема, визнання у судовому порядку недійсним свідоцтва на торговельну марку, яка не відповідає критеріям охороноздатності.

129. У приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ. Недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою.

130. Суб`єктом, який може звертатися із позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки у статті 19 Закону № 3689-XII не встановлено певних кваліфікуючих вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою.

131. Проте очевидно, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення (див. постанову від 17 листопада 2021 року Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 757/30424/18-ц ).

132. Відповідно до статті 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знаку становить відтворення такого загальновідомого знаку чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

133. З аналізу положень Паризької конвенції, Закону № 3689-XII, Регламенту та Порядку визнання знаку добре відомим слідує, що «загальновідомий товарний знак» (термін, яким оперує Паризька конвенція) та «добре відома торговельна марка» (термін, яким оперує спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності) мають аналогічні критерії для визначення (пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації; пункт 2 статті 25 Закону № 3689-XII; частина перша розділу IV Регламенту) та аналогічні механізми охорони (стаття 6 bis Паризької конвенції; абзац третій пункту 3 статті 6 та пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).

134. При цьому, як уже було наголошено, пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-XII визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

135. Отже вважаємо, що за чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством, зокрема Законом № 3689-ХІІ і Паризькою конвенцією, наслідками визнання торгового знаку добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знаку вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

136. З урахуванням цього та положень абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII і пункту першого статті 6 bis Паризької конвенції особі, торговельна марка якої визнана добре відомою в Україні, належить право: використовувати торговельну марку; заперечувати проти реєстрації як марки позначення іншої особи, що є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою; звертитись до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку; забороняти іншій особі використовувати торговельну марку чи інше позначення, що застосовується для вирізнення товарів та/або послуг, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомою торговельною маркою щодо однорідних товарів і/або послуг.

137. У справі, що розглядається, позивач заявив для визнання добре відомим саме позначення «Цитрамон» без поєднання цього словесного позначення з будь-якими іншими позначенням.

138. Відповідно до частин першої, другої статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

139. Між тим, Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на відсутність у справі будь-яких доказів позивача використання ним та добру відомість саме цього конкретного позначення «Цитрамон» стосовно нього як виробника на заявлену дату.

Використання цього позначення у поєднанні з іншими позначеннями не може підтверджувати факт використання позначення «Цитрамон», оскільки реєстрація саме такого знака на заявлену позивачем дату добре відомості була за ним відсутня як і відсутні відомості про його використання.

140. «Цитрамон» (лат. Citramonum; Aspirin / paracetamol (acetaminophen) / caffeine) - це комбінований лікарський засіб анальгезивної, жарознижувальної та протизапальної дій. Випускається у формі таблеток. Популярний у країнах колишнього СРСР. Найчастіше застосовується як препарат від головного болю.

141. Тобто до визнання знака «Цитрамон» добре відомим саме за позивачем, особливій увазі підлягало в цьому випадку дослідження питання щодо відповідності цього позначення умовам надання правової охорони (зокрема, набуття ним розрізняльної здатності) як торговельної марки на зазначену дату.

142. Із справи слідує, що позивач просив визнати за ним добре відомим позначення, яке ним не було зареєстроване у передбаченому законом порядку, а також не створювалося (як об`єкт інтелектуальної власності) унаслідок діяльності, а лише за ознакою значного інвестування коштів в його використання.

143. Велика Палата Верховного Суду також не могла не звернути увагу на те, що, на порушення вимог статті 25 Закону № 3689-XII, суди не встановили критерії відповідності такої торговельної марки умовам надання їй правової охорони.

144. У цьому ракурсі суди не надали будь якої оцінки і не врахували створення, тривалість використання саме позначення «Цитрамон» (а не схожого) іншими особами, у тому числі і відповідачем із 1986 року на території колишнього СРСР, зокрема і задовго до зазначеної позивачем дати (01 січня 1997 року).

145. Також Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на те, що суди попередніх інстанцій не надали будь якої оцінки використанню АТ «Лубнифарм» спірного позначення як торговельної марки лікарського препарату в індивідуальній упаковці таблеток з однойменною назвою «Цитрамон», промисловій та статистичній звітності за період з 1986 до 1996 роки включно.

146. Поза увагою суди попередніх інстанцій залишили поширення спірного позначення саме АТ «Лубнифарм» територією України з урахуванням фактичних продажів та об`єму цих продажів, який більш ніж у 12 разів перевищує продаж препарату позивача зі схожою назвою.

147. Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на ненадання судами попередніх інстанцій будь якої оцінки фактичним даним на підтвердження поширення спірного позначення як власної торговельної марки саме АТ «Лубнифарм» вже з 1986 року.

148. Розбіжність між поширенням спірного позначення та початком використання схожого позивачем складає щонайменше 10 років.

149. Ці факти, аргументи та докази, що їх підтверджують, залишилися поза увагою судів та не досліджувалися при оцінці доказів під час прийняття рішень.

150. Велика Палата Верховного Суду не звернула увагу на те, що суди не врахували наявні розрізняльні властивості, а саме зовнішній вигляд упаковки «Цитрамон-Дарниця» та «Цитрамон У».

151. Саме по собі позначення «Цитрамон» не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду, оскільки є позначенням, яке тривалий час використовується в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість.

152. Позначення «Цитрамон» може бути внесене до знаку як елемент, що не охороняється та не займає домінуючого положення в зображенні знаку.

153. Не могло лишитися поза увагою Великої Палати Верховного Суду наявне у справі рішення Інституту промислової власності від 29 березня 2000 року щодо заявки № 94103498 (позивача) про відмову в реєстрації знаку, яке зумовлено тим, що його домінуюча словесна складова частина «Цитрамон» відноситься до позначень, які тривалий час використовуються в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

154. На сьогодні виробників лікарських засобів із використанням позначення «Цитрамон» в Україні є чимало, зокрема: окрім ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», яка наразі, згідно із даними сайту (https://www.darnitsa.ua/catalog) виробляє такі лікарські засоби, як: «Цитрамон Екстра», «Цитрамон-Дарниця», «Цитрамон Максі»; та АТ «Лубнифарм» (https://lf.com.ua/?page_id=22), який виробляє: «Цитрамон У», «Цитрамон-Форте», такими виробниками є:

1. «Фармацевтична компанія «Здоров`я» - «Цитрамон-Здоров`я» (постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26 лютого 2019 року у справі № 910/7661/17 касаційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» задоволено. Скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 25 липня 2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04 грудня 2018 року. Позов ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» задоволено.

Визнано недійсним наказ МОЗ України від 05 січня 2017 року № 7. Визнано недійсними реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «Цитрамон-Здоров`я». Зобов`язано МОЗ України виключити лікарський засіб «Цитрамон-Здоров`я» з Державного реєстру лікарських засобів України.

Заборонено ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» застосовувати позначення «Цитрамон», схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі «Інтернет», а також використовувати позначення «Цитрамон» шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення «Цитрамон». Зобов`язано ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» усунути позначення «Цитрамон» з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва.)

2. «Цитрамон Ф» - ПрАТ «Фітофарм» (https://fitofarm.ua/citramon_f/).

3. «Цитрамон В» - ПАТ «Монфарм» (https://doc.ua/ua/apteka/brand/pat-monfarm?4=3542).

4. «Цитрамон М» - ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (https://helsi.me/liki/kyiv/ciitramonum-m/71563/instruction).

5. «Цитрамон Євро» - МІБЕ ГМБХ АРЦНАЙМІТТЕЛЬ (Німеччина) - https://apteka911.ua/ua/shop/tsitramon-evro-tabl-10-p6113.

155. Тобто у разі задоволення позовних вимог про визнання позначення «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача виробники лікарських засобів із використанням позначення «Цитрамон», в тому числі й АТ «Лубнифарм», фактично будуть позбавлені їх власності - прав на зареєстровану ними торговельну марку, що є недопустимим та свідчить про недобросовісну конкуренцію.

Щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм»

156. Колишні радянські товарні знаки є суспільним надбанням у зв`язку з їх багаторічним використанням багатьма підприємствами колишнього СРСР.

157. Монополізація таких позначень шляхом закріплення виключного права на одного виробника суперечить суспільним інтересам та вважається проявом недобросовісної конкуренції, яка прямо заборонена статтею 42 Конституції України.

158. Юридична доктрина й міжнародна судова практика пропонують різні правові засоби, якими може бути вирішена проблема радянських товарних знаків: визнання їх такими, що увійшли до загального вжитку і втратили розрізняльну здатність; анулювання їх реєстрації як актів недобросовісної конкуренції; націоналізація цих знаків; їх переведення в режим колективних товарних знаків; застосування щодо них права попереднього користування.

159. На нашу думку застосування до спірних правовідносин законодавства про права попереднього користування найкращим чином враховує баланс інтересів сторін.

160. Таке правозастосування ґрунтується на нормах міжнародного і вітчизняного законодавства , переслідує легітимну мету, є пропорційним втручанням у права сторін та не є для них надмірним тягарем.

161. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» просило суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг, власником якого ще з 15 лютого 2002 року (за заявкою від 24 лютого 1997 року) є відповідач.

162. Така вимога суперечить нормам як міжнародного, так і вітчизняного законодавства.

163. Стаття 500 ЦК України визначає, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

164. За статтею 16 Закону № 3689-XII від 15 грудня 1993 року виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

165. Частина третя статті 196 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № № 1678-VII, передбачає, що реєстрація торговельної марки не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості і якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

166. Відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2017 року на товарний знак Європейського Союзу, реєстрація торговельної марки ЄС надає її власнику виключні права на неї.

Без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС,власник такої торговельної марки ЄС має право перешкоджати всім третім сторонам, які не мають його згоди, використовувати в процесі торгівлі , по відношенню до товарів або послуг, будь-який знак, де:

(а) знак є ідентичним торговельній марці ЄС і використовується по відношенню до товарів чи послуг, ідентичних тим, для яких зареєстрована торгова марка ЄС;

(б) знак ідентичний або схожий на торговельну марку ЄС і використовується по відношенню до товарів або послуг, ідентичних або подібних до товарів або послуг, для яких зареєстрована торгова марка ЄС, якщо існує ймовірність збентеження з боку громадськості; ймовірність змішування включає ймовірність асоціації між знаком і товарним знаком;

(c) знак є ідентичним або подібним до торговельної марки ЄС, незалежно від того, чи використовується він по відношенню до товарів або послуг, які ідентичні, схожі чи не подібні до тих, для яких зареєстрована торгова марка ЄС, якщо остання має репутацію в Союзі, і якщо використання цього знаку без належної причини використовує або завдає шкоди відмітному характеру чи репутації торгової марки ЄС.

Відповідно до частини 2, зокрема, може бути заборонено:

(а) нанесення знаку на товар або на упаковку цього товару;

(б) пропонувати товари, випускати їх на ринок або зберігати їх для цих цілей під знаком, або пропонувати чи надавати послуги під ним;

(c) імпорт або експорт товару під знаком;

(d) використання знаку як торгової назви або назви компанії або частини торгової чи назви компанії;

(д) використання знаку на ділових паперах і в рекламі;

(f) використання знаку в порівняльній рекламі у спосіб, який суперечить Директиві 2006/114/EC.

Без шкоди для прав власників, набутих до дати подання заявки або дати пріоритету торговельної марки ЄС, власник такої торговельної марки ЄС також має право заборонити будь-яким третім особам провозити товари під час торгівлі, в Союз без випуску для вільного обігу там, якщо такі товари, включаючи упаковку, походять із третіх країн і мають без дозволу торгову марку, яка є ідентичною торговельній марці ЄС, зареєстрованій щодо таких товарів, або яку неможливо розрізнити в її основні аспекти від цієї торгової марки.

Право власника торговельної марки ЄС згідно з першим абзацом втрачається, якщо під час провадження щодо визначення того, чи було порушено торговельну марку ЄС, ініційованого відповідно до Регламенту (ЄС) № 608/2013, докази надаються декларанта або власника товарів, що власник торгової марки ЄС не має права забороняти розміщення товарів на ринку в країні кінцевого призначення.

167. Стаття 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, що є Додатком 1С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, яка набрала чинності для України 16 травня 2008 року, передбачає, що власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається. Згадані вище права не повинні завдавати будь-якої шкоди існуючим попередньо зареєстрованим правам, і не повинні впливати на можливість членів робити ці права доступними на основі використання.

168. Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

169. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.

170. Верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу.

171. Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування в правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі.

172. Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

173. Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).

174. Принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки» (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).

175. Отже, виходячи з наведених норм національного та міжнародного законодавства, вважаємо, що вимога про скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг, тобто добросовісно набуті попередні права є порушенням принципу правової визначеності.

176. Тобто особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, має право на безоплатне продовження такого використання.

177. Крім того, право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Також не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості, якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

178. Таким чином, власнику торговельної марки надається право на неї без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС.

Щодо оцінки відповідності дій позивача критерію добросовісності та наявності підстав для захисту цивільного права, яким особа зловживає

179. Стаття 13 Конституції України визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

180. Згідно із статтею 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

181. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

182. Відповідно частини другої статті 42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

183. Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України), а отже, і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

184. Добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

185. Добросовісність при правовому регулюванні цивільних відносин повинна розглядатися як відповідність реальної поведінки учасників таких відносин вимогам загальноприйнятих уявлень про честь і совість. Іншими словами, щоб бути добросовісним, дії та вчинки учасників цивільних відносин мають здійснюватися таким чином, щоб вони викликали схвальну оцінку з боку суспільної моралі, зокрема в аспекті відповідності застосованих засобів правового регулювання тим цілям, які перед ним ставляться.

Цивільний оборот ґрунтується на презумпції добросовісності та чесності учасників цивільних відносин, які вправі розраховувати саме на таку поведінку інших учасників, яка відповідатиме зазначеним критеріям і уявленням про честь та совість.

186. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п`ятою цієї статті, суд може зобов`язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом (стаття 13 ЦК України).

187. Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2021 року № 2-р(II)/2021 у справі № 3-95/2020(193/20) визнано, що частина третя статті 13, частина третя статті 16 ЦК України не суперечать частині другій статті 58 Конституції України та вказано, що «оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 ЦК України, Конституційний Суд України констатує, що заборону недопущення дій, що їх може вчинити учасник цивільних відносин з наміром завдати шкоди іншій особі, сформульовано в ньому на розвиток припису частини першої статті 68 Основного Закону України, згідно з яким кожен зобов`язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Водночас словосполука «а також зловживання правом в інших формах», що також міститься у частині третій статті 13 ЦК України, на думку Конституційного Суду України, за своєю суттю є засобом узагальненого позначення одразу кількох явищ з метою уникнення потреби наведення їх повного або виключного переліку. Здійснюючи право власності, у тому числі шляхом укладення договору або вчинення іншого правочину, особа має враховувати, що реалізація свободи договору як однієї із засад цивільного законодавства перебуває у посутньому взаємозв`язку з установленими Кодексом та іншими законами межами здійснення цивільних прав, у тому числі права власності. Установлення ЦК України або іншим законом меж здійснення права власності та реалізації свободи договору не суперечить вимогам Конституції України, за винятком ситуацій, коли для встановлення таких меж немає правомірної (легітимної) мети або коли використано юридичні засоби, що не є домірними.

У зв`язку з тим, що частина третя статті 13 та частина третя статті 16 ЦК України мають на меті стимулювати учасників цивільних відносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав, Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця мета є правомірною (легітимною)».

188. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 ЦК України (частина третя статті 16 ЦК України).

189. Зловживання правом проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала / використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів / умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи / осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин).

190. Потрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. Вказані правові конструкції відрізняються як по суті, так і за правовими наслідками щодо їх застосування судом.

При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи застосувати інші заходи процесуального примусу.

Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова у захисті цивільного права та інтересу, тобто відмова в позові.

191. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

192. Монополія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі, а також встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції.

193. Монопольне утворення - підприємство, об`єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.

194. Монопольне становище - панівне становище суб`єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб`єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище суб`єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 %.

195. Суб`єкт господарювання займає монопольне (панівне, домінуюче) становище на ринку товарів, якщо: на цьому ринку немає жодного конкурента; немає значної конкуренції внаслідок обмеженої можливості доступу інших підприємств на ринок; частка підприємства на ринку продукції перевищує 35 % і суб`єкт господарювання не довів, що зазнає значної конкуренції.

196. Монопольне становище може призвести до таких наслідків: диктування цін та запобігання інноваціям і, як наслідок, знищення конкурентів.

197. Конкуренція (лат. concurrentia - збіг, узгодженість) - це економічний процес взаємодії та боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

198. Конкуренція - важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки й водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися». Конкуренція - це суперництво між суб`єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

199. Конкуренція відбиває зв`язок між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв`язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і повторюваним, тобто об`єктивним економічним законом. Закон конкуренції зображає причинно наслідковий зв`язок між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім вже для виробника.

200. Змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

201. На наше переконання, звернення до суду з позовом про визнання позначення «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача, без поєднання цього словесного позначення з будь-якими іншими позначеннями, необхідно оцінити як недобросовісні дії, спрямовані на заволодіння ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» монопольним становищем стосовно позначення «Цитрамон» та на порушення права АТ «Лубнифарм» на зареєстровану ним торговельну марку, що свідчить про наявність обставин, визначених частиною другою статті 13 ЦК України.

202. Так, зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовує право на зло та наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (зокрема, порушення права АТ «Лубнифарм» на зареєстровану ним торгову марку та порушення прав інших виробників лікарських засобів, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон»).

203. Зловживання правом призводить до обмеження конкурентоспроможності на фармацевтичному ринку.

204. Суди з урахуванням установлених обставин у справі не звернули увагу, що недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою.

205. Крім того, є очевидним, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знака для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення.

206. Зважаючи на наявність на фармацевтичному ринку України низки виробників, які використовують позначення «Цитрамон» у комбінації з іншими знаками (М, Ф, В тощо), та правові наслідки, що тягне визнання позначення «Цитрамон» добре відомим за ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», остаточне рішення у цій справі вплине на права або обов`язки таких виробників, а точніше позбавить їх можливості виробляти та реалізовувати лікарські засоби, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон».

207. З урахуванням наведеного вважаємо, що, звертаючись до суду із позовом про визнання знаку «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача та визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переслідує неправомірну мету - монополізацію ринку і порушення прав низки виробників на фармацевтичному ринку України та споживачів.

208. Вимога позивача про скасування добросовісно набутого попереднього права всупереч нормам чинного національного та міжнародного законодавства свідчить про не відповідність дій критерію добросовісності.

209. Вважаємо, що Велика Палата Верховного Суду, переглядаючи справу у касаційному порядку, повинна була врахувати конкретні обставини цієї справи щодо наявності обставин, визначених частинами другою та третьою статті 13 ЦК України, та мала застосувати загальні засади цивільного права - принцип справедливості, добросовісності та розумності, а також керуватися однією з аксіом цивільного судочинства: «Placuit in omnibus rebus praecipuum esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem», що означає: «У всіх юридичних справах правосуддя й справедливість мають перевагу перед строгим розумінням права».

210. Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди мають застосовувати під час розгляду справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерела права, що передбачають й інші критерії, які мають бути дотримані суб`єктами публічного права під час втручання у право власності.

211. Критерії правомірності втручання держави у право власності закладені у статті 1 Першого Протоколу Конвенції (далі - Перший Протокол) та утворюють «трискладовий тест», за допомогою якого має відбуватися оцінка відповідного втручання.

212. Стаття 1 Першого Протоколу містить три норми: 1) кожна особа має право мирно володіти своїм майном; 2) позбавлення власності є допустимим винятково в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права; 3) держава має повноваження вводити у дію закони, необхідні для здійснення контролю за користуванням майном: а) відповідно до загальних інтересів; б) для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

213. ЄСПЛ наголошує на тому, що зазначені норми не є окремими, а друга і третя норми стосуються лише конкретних випадків втручання у право на мирне володіння майном.

214. Зокрема, втручання у здійснення права на мирне володіння майном у розумінні першого речення статті 1 Першого Протоколу також повинно переслідувати мету у суспільному інтересі (рішення ЄСПЛ у справі «Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine»).

215. Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм (рішення ЄСПЛ у справі «Sporrong and Lonnroth v. Sweden»).

216. Щодо першого припису ЄСПЛ у пунктах 63-64 рішення у справі «Marckx v. Belgium» зауважив, що, визнаючи право на безперешкодне користування своїм майном, стаття 1 за своєю суттю є гарантією права власності. Держава сама визначає «необхідність» відповідного закону, а наявність «спільного інтересу» може спонукати державу до «здійснення контролю за використанням власності», включаючи розпорядження та спадкування.

217. ЄСПЛ визначає найважливішою вимогою статті 1 Першого Протоколу законність будь-якого втручання державного органу у право на мирне володіння майном, тобто його відповідність національному законодавству та принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «East/West Alliance Limited v. Ukraine»).

218. Зміст «трискладового тесту» для оцінки відповідності втручання у право власності європейським стандартам правомірності такого втручання охоплює такі критерії, які мають оцінюватися у сукупності: 1) законність вручання; 2) легітимна мета (виправданість втручання загальним інтересом); 3) справедлива рівновага між інтересами захисту права власності та загальними інтересами (дотримання принципу пропорційності між використовуваними засобами і переслідуваною метою та уникнення покладення на власника надмірного тягарю). Невідповідність втручання у право власності хоча б одному з зазначених критеріїв свідчить про протиправність втручання навіть у разі дотримання національного законодавства та (або) присудження власнику компенсації.

219. Контроль за дотриманням конвенційних гарантій здійснюється ЄСПЛ, який застосовує норми Конвенції відповідно до базових принципів (методів) тлумачення, до яких відносять «принцип автономного тлумачення понять», «принцип еволюційного (динамічного) тлумачення», «принцип європейського консенсусу», «принцип розсуду держави», «принцип ефективного тлумачення» та «принцип пропорційності та балансу інтересів».

220. Достатньо докладно стандарт верховенства права та пропорційність як його складова частина висвітлена у практиці ЄСПЛ.

221. Так, в рішенні у справі «Fressoz and Roire V. France» ЄСПЛ зазначає, що «необхідність» будь-якого обмеження реалізації права завжди має бути обґрунтованою. Відсутність такого мотивування - прояв свавілля держави.

222. У цьому рішенні ЄСПЛ вказав на неприпустимість свавільного втручання держави у права людини без нагальної на то потреби. Звичайно, насамперед уповноважені органи державної влади повинні оцінювати, чи наявна реальна суспільна потреба, яка виправдовує таке обмеження.

223. Вирішувати питання про пропорційність чи непропорційність обмеження прав людини має суд, адже судова влада - політично нейтральна гілка влади покликана урівноважувати інші гілки влади у цьому напрямі.

224. ЄСПЛ вказав на необхідність перевіряти передбачення обмеження прав людини у національному законі, визначати наявність обставини для його застосування, та вирішувати питання співмірності. У сукупності це утворює трискладовий тест на пропорційність.

225. Обмеження прав має передбачатись національним законом. Такий закон повинен існувати на момент введення такого обмеження.

226. Обмеження прав в такому разі повинно прямо передбачатись у законі, а зміст закону повинен буди доведений до відома громадянам.

227. Закон має відповідати критеріям якості - обмеження прав повинно бути зрозумілим для кожного.

228. Обмеження прав повинно виповідати легітимній меті. Така мета зумовлена потребою захистити певні найбільш важливі для держави блага та принципи.

229. Втручання у права має відповідати вимогам співмірності.

230. Співмірність означає, що характер та обсяг втручання держави у права має бути не самоціллю, а засобом для захисту необхідного суспільного блага. Таке тлумачення не повинно бути самоціллю воно має бути необхідним - безальтернативним та достатнім - а не надмірним.

231. Співмірність є найбільш складним критерієм для вирахування та встановлення. Обмеження прав часто є законним і відповідає легітимній меті, але характер такого обмеження є надмірним.

232. Таким чином можна зазначити, що лише при дотриманні всіх критеріїв трискладового тесту можливо визнати втручання держави у права пропорційним а відтак правомірним, справедливим та виправданим. В свою чергу, з позиції ЄСПЛ, суд повинен відповідно до принципу індивідуального підходу в кожному випадку конкретно вирішувати питання пропорційності з урахуванням контекстуальних обставин справи. В одному випадку, обмеження є пропорційним, а в іншому разі те саме обмеження пропорційним не вважатиметься.

233. Враховуючи встановлені у справі обставини, а саме розбіжність між поширенням спірного позначення та використанням схожого позивачем складає щонайменше 10 років, оскільки АТ «Лубнифарм» поширювало спірне позначення як власну торговельну марку вже з 1986 року, можна дійти висновку про те, що вимога позивача про скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг АТ «Лубнифарм» та визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я позивача станом на 01 січня 1997 року, тобто більше ніж 20 років назад, є непропорційним втручанням у право власності АТ «Лубнифарм, яке не ґрунтується на законі, не переслідує легітимну мету та не є необхідним у демократичному суспільстві.

234. Вважаємо, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення вимог ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» не ґрунтуються на законі, оскільки ухвалені з порушенням норм матеріального права.

235. Із справи, починаючи із змісту самої позовної заяви, убачається порушення меж здійснення цивільних прав, явне зловживання позивачем правом на обмеження реалізації на фармацевтичному ринку лікарських засобів, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон», та недобросовісної конкуренції щодо інших виробників таких лікарських засобів.

236. Отже, доходимо висновку про необхідність скасування рішення судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позову та ухвалення нового рішення - про відмову у позові.

Щодо позовної давності

237. Великій Палаті Верховного Суду необхідно було вирішити питання застосування позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знаку та формуванням єдиної правозастосовної практики щодо застосування статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою судом як органом, визначеним статтею 25 Закону № 3689-XII у контексті статті 124 Конституції України, статей 4, 20 ГПК України, з метою забезпечення вимог верховенства права, складовою якого є дотримання принципу юридичної визначеності, що обумовлює однакове застосування норми права у зазначеній категорії справ, недопущення можливостей для її довільного трактування.

238. Добревідомість - це позначення, що використовується на певній території протягом тривалого часу і яке стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

239. Ані Порядок визнання знаку добре відомим, ані Регламент не обмежують право особи на звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою строками позовної давності.

240. Законодавець не обмежує часом тривалість будь-якого використання чи просування торговельної марки як передумову звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

241. Право особи визнати свою торговельну марку добре відомою є суб`єктивним правом (офіційно визнана можливість, якою володіє особа, міра юридично можливої поведінки), його використання залежить від особистого бажання особи, а не від порушення цього права третіми особами.

242. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист порушеного цивільного права або інтересу, до яких звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не належить.

243. Інститут позовної давності застосовний до вимог про захист порушених прав на добре відому торговельну марку, зокрема внаслідок використання третіми особами такої торговельної марки або схожого до ступеня сплутування з добре відомою торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

244. Акти законодавства України у сфері права інтелектуальної власності, у тому числі Закон № 3689-ХІІ, не містять положень щодо строків позовної давності у разі порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку.

245. Натомість стаття 6 bis Паризької конвенції у частині другій та третій встановлює правила щодо застосування строків позовної давності.

246. Так, для подання вимоги про скасування знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, які здатні викликати змішування із зареєстрованим знаком або визнаним добре відомим знаком, надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знаку. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знаку. Такий строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

247. Таким чином стаття 6 bis Паризької конвенції встановлює два різновиди строків позовної давності:

- не менше 5 років від дати реєстрації знаку за вимогами про скасування знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, які здатні викликати змішування зі зареєстрованим знаком або визнаним добре відомим знаком;

- безстроково за вимогами про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

248. Відповідно до статті 9 Конституції України, частини першої статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та статті 3 Закону № 3689-ХІІ якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про торговельні марки, то застосовуються правила міжнародного договору.

249. Як було зазначено, Паризька конвенція набула чинності для України 25 грудня 1991 року, а тому цей міжнародно-правовий акт є частиною законодавства України, а його положення підлягають застосуванню.

250. Отже, до вимоги про скасування конфліктуючого свідоцтва на знак для товарів і послуг з підстав схожості до ступеня змішування має застосовуватись правило частини другої статті 6 bis Паризької конвенції, тобто строк позовної давності становить 5 років, відлік яких розпочинається від дати реєстрації конфліктуючого знаку.

251. Таким чином, з урахуванням усіх відповідних положень статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, статті 25 Закону № 3689-ХІІ, а також Спільних рекомендацій щодо охорони добре відомих торговельних марок можна дійти висновку про додаткові переваги та інструменти захисту, які надає правовласникам саме добре відомий статус торговельної марки на відміну від звичайної зареєстрованої торговельної марки, оскільки строк позовної давності щодо захисту прав на добре відому торговельну марку складає не три роки, а щонайменше п`ять і більше років, який вираховується від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

252. Тобто правовласнику надаються значно збільшені строки позовної давності для захисту своїх прав на добре відому торговельну марку від їх можливих порушень третіми особами.

253. Разом з тим запроваджений нормами національного законодавства, зокрема ЦК України, інститут позовної давності полягає у наданні особі, цивільне право якої порушено, певного строку саме для звернення до суду за захистом цього права, в тому числі за допомогою державного примусу. Дія інституту позовної давності є проявом принципу правової визначеності, який забезпечує стабільність цивільних відносин у суспільстві.

254. Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

255. За змістом частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

256. Законодавець врахував не тільки безпосередню обізнаність особи про факти порушення її прав, а й об`єктивну можливість цієї особи знати про ці факти.

257. Проте, враховуючи те, що правила міжнародного договору, які відмінні від правил, що передбачені законодавством України, мають вищу юридичну силу, Велика Палата Верховного Суду виснує, що до позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва третьої особи на знак для товарів і послуг застосовується строк позовної давності, який дорівнює п`яти рокам від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

Висновки щодо застосування норм статті 500 ЦК України, статті 16 Закону № 3689-XII від 15 грудня 1993 року, частини третьої статті 196 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № № 1678-VII, статті 9 Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, статті 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, що є Додатком 1С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, яка набрала чинності для України 16 травня 2008 року права у подібних правовідносинах.

258. Виходячи з наведених вище норм національного та міжнародного законодавства, доходимо висновку, що вимога про скасування раніше добросовісно зареєстрованих свідоцтв на знак для товарів і послуг (або добросовісно набутих попередніх прав) є порушенням принципу правової визначеності.

259. Тобто особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, має право на безоплатне продовження такого використання.

260. Крім того, право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Також не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості, якщо ці права визнаються законодавством сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

261. Таким чином, власнику торговельної марки надається право на неї без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС.

262. Висновки щодо застосування позовної давності (статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року) у подібних правовідносинах.

263. Правила міжнародного договору, які відмінні від правил, що передбачені законодавством України, мають вищу юридичну силу, а тому вважаємо, що до позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва третьої особи на знак для товарів і послуг застосовується строк позовної давності, який дорівнює п`яти рокам від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

За таких обставин,

вважаємо

1. що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню із ухваленням нового рішення - про відмову у позові.

Судді: С. Ю. Мартєв Є. А. Усенко

Джерело: ЄДРСР 119070479

[ANTIRAID]

ОКРЕМА ДУМКА

суддів Ткача І. В., Погрібного С. О., Ступак О. В., Ткачука О. С., Шевцової Н. В.

до постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23)

за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», позивач) до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрпатент, [правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», УКРНОІВІ], відповідач-1) та Акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - АТ «Лубнифарм», відповідач-2, скаржник) про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії.

Обставини справи

1. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до суду з позовом (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) до відповідачів, у якому просило:

- визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» стосовно позивача;

- зобов`язати Укрпатент внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (далі - Бюлетень);

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є АТ «Лубнифарм», видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997 (далі також спірне Свідоцтво);

- зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

2. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (далі - Закон № 3689-XII) підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача як таке, що станом на визначну дату відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. Поряд із цим позивач доводить, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів та послуг.

3. До того ж позивач переконує, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , який належить АТ «Лубнифарм», є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, й таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє цей товар. Тому позивач уважає, що спірне Свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-ХІІ.

Встановлені обставини справи та короткий зміст судових рішень судів попередніх інстанцій

4. Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022, позов задовольнив:

- визнав позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» стосовно позивача;

- зобов`язав відповідача-1 внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнав недійсним належне відповідачу-2 свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо усіх товарів 05 класу МКТП;

- зобов`язав відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 , про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5. Суд першої інстанції встановив, що позивач є власником зареєстрованих торговельних марок:

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 25.10.2012;

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.09.2012;

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 26.12.2011;

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_6 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 11.01.2010;

- торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_7 , публікацію відомостей про видачу свідоцтва здійснено 10.04.2009.

Та отримав реєстраційні посвідчення щодо лікарських засобів, а саме:

- № Т/96/205/1 щодо «ІНФОРМАЦІЯ_6», термін дії до 12.07.1997;

- № UA/3984/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_5», оформлене 06.11.2015, діє на всій території України до 04.11.2020;

- № UA/17370/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_7», оформлене 03.05.2019, термін дії на території України до 26.04.2024;

- № UA/6550/01/01 щодо таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_8», оформлене 03.05.2017, термін дії на території України необмежений

6. Господарський суду міста Києва встановив, що відповідач-2 є власником торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , зареєстрованої за заявкою на реєстрацію знака № НОМЕР_8 поданою 24.02.1997, публікацію відомостей про видачу свідоцтво здійснено 15.02.2002.

7. Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, дійшов висновку, що тривале, безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування позивачем торговельної марки підтверджується поданими суду доказами, і такі обставини в їх сукупності свідчать про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». Зі свого боку, відповідач-2 не подав доказів, які б спростовували встановлені судом обставини та подані позивачем докази на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» стосовно позивача.

8. При визначенні того, чи набула вказана торговельна марка доброї відомості в України на визначену позивачем дату, суди попередніх інстанцій виходили з доведеності позивачем цього факту за такими факторами:

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується підтверджуються: статтею, розміщеною у «Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року»; виданнями «Регистр лекарственных средств россии» та «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (москва, Інфармхім 1994 року); листом Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (далі - ДП «Фармакопейний центр») від 04.02.2020 № 11/121-5; копіями газети «Еженедельник Атпека», випуски № 39(59), № 41(61), № 42(62), № 43(63), № 44(64), № 45(65) за жовтень 1996 року, № 46(66) за листопад 1996 року, № 47(67), № 48(68), № 49(69), № 50(70), № 51(71) за грудень 1996 року; звітом про витрати відділу реклами і стимулювання продажів за 1996 рік;

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються: звітом по основній діяльності позивача за 1994 рік; аналізом результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік; звітом про основну діяльність 1996 рік та розшифровкою до форми 12-НТЗ за січень - грудень 1996 року; тимчасовою фармакопейною статтею від 30.05.1996; статтею, розміщеною у «Фармацевтичному журналі № 3, травень - червень 1993 року»; виданнями «Регистр лекарственных средств россии» та «Здравоохранение и фарминдустрия россии» (москва, Інфармхім 1994 року); листом ДП «Фармакопейний центр» № 11/121-5 від 04.02.2020; звітом за результатами соціологічного опитування; аналітичною довідкою № 0920/01-11 від 01.09.2020;

- цінність, що асоціюється з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», підтверджується звітами про продаж препаратів «ІНФОРМАЦІЯ_2».

9. Так, про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача суди попередніх інстанцій виснували на підставі аналізу не лише доказів, поданих позивачем на підтвердження суто факторів тривалості та обсягу використання торговельної марки, а й інших доказів, якими позивач підтверджував охороноздатність цієї торговельної марки за такими факторами, як: тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування; ступінь відомості чи визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» у відповідному секторі суспільства та тривалість, обсяг та географічний район її використання підтверджуються.

10. Водночас суди попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях зазначили, що позивачем подано достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», а відповідачем-2, у свою чергу, не подано достатніх та більш вірогідних доказів на спростування встановлених вище обставини, ніж подані позивачем, на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» саме за ним.

11. Враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння торговельних марок, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, суди попередніх інстанцій виходили з того, що спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом № 3689-XII.

12. За висновком Агенції консалтингових послуг щодо можливої вартості знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, на підставі проведених розрахунків можлива ринкова вартість знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва позивача, розрахована з використанням дохідного підходу методу роялті та методу дисконтування грошового потоку станом на дату дослідження складає 212 000 грн без урахування суми ПДВ.

13. Відповідно до соціологічного опитування 99 % респондентів та 100 % фармацевтів і провізорів знають торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2»; 74 % респондентів та 98 % фармацевтів і провізорів асоціюють торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» з позивачем; і 64 % респондентів та 82 % фармацевтів і провізорів дізналися про цю торговельну марку до 01.01.1997.

Це соціологічне опитування проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум груп України» дослідницьким холдингом, який належить до міжнародної мережі Factum Group, що працює на ринку України з 2011 року. При проведенні дослідження застосовувався комплексний багаторівневий контроль якості даних із дотриманням професійних стандартів асоціації ESOMAR (Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу). Опитування проводилося на базі онлайн-панелі Opinion, загальна чисельність якої понад 350 000 респондентів.

14. Суди попередніх інстанцій також виходили з того, що схожість наведених торговельних марок до ступеню змішування підтверджується листом споживачки ОСОБА_1 від 06.11.2019, яка повідомляла про помилкову купівлю нею ліків «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробництва відповідача-2 замість добре їй відомих ліків «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва повивача.

15. До того ж суд першої інстанції відхилив доводи відповідача-2 про те, що саме він першим почав використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробничій і господарській діяльності, та зазначив, що доводи відповідача-2 у цій частині містять різні дати першого використання ним позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України - 1986 рік та 1982 рік.

16. Проаналізувавши приписи Положення про товарні знаки, яке діяло з 1982 року до 18.09.1992, та Тимчасового положення про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92 (далі - Тимчасове положення № 479/92), суд першої інстанції визнав безпідставними твердження відповідача-2 про те, що станом на 1992 рік позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» належало йому, оскільки матеріали справи не містять доказів, які б підтверджували наявність у відповідача-2 виключного права на користування торговельною маркою.

17. За висновком суду першої інстанції, надані АТ «Лубнифарм» документи, а саме акт впровадження раціоналізаторської пропозиції та листування щодо дозвільних документів на виробництво таблеток, не підтверджують самого факту виробництва, реалізації та просування препарату, маркованого позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2».

18. Дослідивши зміст висновку судової експертки Андрєєвої А. В. від 30.09.2020 № 01-09/2020, суд першої інстанції виснував, що він підтверджує фактичне застосування позивачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у формі, яка відрізняється від добре відомої торговельної марки лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності торговельної марки, а також те, що оспорювана торговельна марка відповідача-2 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів.

19. Суди попередніх інстанцій урахували висновок судової експертки Андрєєвої А. В. від 25.02.2021 № 02-12/2020, згідно з яким позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.1997 не було загальновживаним скороченням, терміном, символом як позначення товарів і послуг певного виду щодо товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» та мало розпізнавальну здатність.

20. Водночас суд першої інстанції не взяв до уваги висновок експерта Жили Б. Ю. № 204 від 20.01.2021, оскільки надання оцінки наявним у матеріалах справи доказам є обов`язком суду, який не може бути покладено на судового експерта.

21. Реагуючи на доводи відповідача-2 щодо відсутності розрізняльної здатності словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на 01.01.1997, суд першої інстанції зазначив, що матеріали справи не міститься жодних доказів, які б підтверджували використання такого позначення декількома різними виробниками ліків, а споживачі купували б такі ліки без конкретизації відповідного виробника. Одночасно суд першої інстанції вважав, що експерт не проаналізував жоден з наданих на дослідження документів з точки зору сприйняття українськими споживачами позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та розрізняльної здатності цього позначення.

22. Суд першої інстанції визнав наданий позивачем звіт за результатами опитування щодо відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» серед покупців лікарських засобів, а також фармацевтів та провізорів, складений Товариством з обмеженою відповідальністю «Фактум Груп Україна» (далі - ТОВ «Фактум Груп Україна»), належним та допустимим доказом, що підтверджує обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх позовних вимог.

23. Дослідивши зміст наданого відповідачем-2 звіту про соціологічне опитування Інституту розвитку міста Полтава, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що це опитування не відповідає вимогам Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 (далі - Порядок № 228), ані щодо організації, яка повинна проводити таке опитування, ані щодо кількості респондентів такого опитування.

24. З огляду на викладене суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також зобов`язання відповідача-1 внести відповідні відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

25. Також суд першої інстанції зазначив, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. Отже, на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстровану на ім`я відповідача-2, поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена пунктом 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ.

26. За висновком суду першої інстанції, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

27. Суд першої інстанції відхилив клопотання відповідача-2 про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки підставою для визнання недійсним спірного свідоцтва є визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою стосовно позивача, отже, і право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

28. Залишаючи без задоволення апеляційну скаргу відповідача-2, а судове рішення суду першої інстанції - без змін, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що позивач подав достатні докази на підтвердження тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що не спростовано відповідачем-2 достатніми та більш вірогідними доказами, ніж ті, що подані позивачем на підтвердження доброї відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» саме за ним. З огляду на зазначене суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», а отже позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

29. Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції в частині визнання недійсним спірного свідоцтва з огляду на те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки схожа з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», що їх можна сплутати.

30. Крім того, суд апеляційної інстанції відхилив доводи відповідача-2 щодо пропуску позивачем позовної давності, оскільки права на добре відому торгову марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору, отже, вважаються порушеними із заявленої у позові дати.

Стислий зміст касаційної скарги

31. Скаржник зазначає, що до спірних правовідносин мають застосовуватися норми права, що діяли станом на дату якої стосується спір (01.01.1997). У зв`язку із цим скаржник зазначає, що станом на 01.01.1997 законодавством України не визначався порядок визнання позначення добре відомою торговельною маркою, як не визначався і такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка. Тому, на переконання скаржника, використання схожого позначення не може вважатися використанням знаку та надавати особі прав інтелектуальної власності. При цьому, згідно з абзацам 3 частини другої статті 16 Закон № 3689-ХІІ (у редакції, чинній станом на 01.01.1997) передбачалося, що первинним доказам використання знака визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування. Проте, позивач, як уважає скаржник, не довів факт нанесення знаку в формі спірного позначення, натомість вказав, що використовував схоже позначення.

32. Скаржник стверджує, що суди попередніх інстанцій не дослідили та не надали оцінки зібраним у справі доказам, зокрема: висновку експерта Жили Б.В. № 204, висновку судового експерта Загребельного В. В. від 06.01.2021 № 19509, заявам свідків, індивідуальному пакуванню та зразку таблеток «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва відповідача-2, промисловій та статистичній звітності відповідача-2 за період з 1986 року до 1996 року включно, листу Державного архіву м. Києва від 11.01.2021 № 068/02-12/96, рішенню Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заявки № 94103498 (відмова в реєстрації знаку), звіту про соціологічне опитування, проведеному Інститутом розвитку міста Полтава.

33. Скаржник уважає, що суди попередніх інстанцій встановили обставини на підставі недопустимих доказів, а саме висновку № 01-09/2020 та аналізу результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік. При цьому скаржник наполягає, що висновок 01-09/2020 здійснено щодо правових питань та є недостовірним з огляду на неналежність вихідних даних, а аналіз результатів економічної діяльності позивача за 1995 рік не містить підпису уповноваженої особи та подано позивачем у копії.

34. Скаржник також наполягає, що позовну заяву позивачем подано з пропуском позовної давності як за первісною так і за похідними вимогами. У цьому контексті скаржник звертає увагу, що позивачем визнано, що йому було відомо про факт видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» вже у 2000 році. Зважаючи на приписи статті 256 ЦК України, можливість судового захисту обмежена терміном у три роки, отже перша позовна вимога позивача про визнання торговельної марки добре відомою, на думку скаржника, теж підлягає правовому регулюванню і може бути реалізована протягом трьох років з моменту виникнення права. Оскільки позивач самостійно визначив дату виникнення права - 01.01.1997, строк позовної давності, як уважає скаржник, почав перебіг саме з цієї дати і на момент звернення до суду сплив, як за первісною, так і за похідними вимогами.

Стислий зміст постанови Великої Палати Верховного Суду

35. Велика Палата Верховного Суду постановою від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20:

? касаційну скаргу АТ «Лубнифарм» задовольнила частково;

? постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 скасувала;

? у частині позовних вимог про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняла нове рішення, яким у позові в цій частині відмовила;

? у частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо всіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Реєстру на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

36. Велика Палата Верховного Суду мотивувала постанову так.

37. У пунктах 8.9-8.15 постанови Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі - Паризька конвенція, Конвенція) набула чинності для СРСР 26.04.1970. З 25.12.1991 Конвенція набула чинності для України.

38. Положення частини першої статті 6 bis Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак.

39. Велика Палата Верховного Суду відхилила посилання скаржника на те, що станом на 01.01.1997, тобто на дату, з якої, за твердженням позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою, законодавство України не визначало такий об`єкт права інтелектуальної власності як добре відома торговельна марка (пункт 8.15).

40. Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення (пункт 8.17).

41. Так, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні (пункт 8.23).

42. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункт 8.24).

43. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати (пункт 8.25).

44. Тобто визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема, шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва) (пункт 8.36).

45. Велика Палата Верховного Суду виснувала, що вимога про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту, а тому відмовила у задоволенні цієї вимоги (пункт 8.49).

46. Окремо Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (пункт 8.50).

47. У зв`язку з тим, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до переліку добре відомих в Україні торговельних марок не впливають на права учасників цивільного обігу, і цей за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до згаданого переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку (пункт 8.54).

48. Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу, заявлену позивачем, вимогу про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва відповідача-2 похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою (пункт 8.56).

49. Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва відповідача-2, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Реєстру щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені (пункт 8.57).

50. Велика Палата висновує, що положення першого речення частини другої статті 6bis Паризької конвенції у взаємозв`язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п`ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога (пункт 8.65).

51. Велика Палата Верховного Суду, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, зазначила, що суди мали встановити, чи набув позивач це право і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

52. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією, для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.

Підстави та мотиви для викладення окремої думки

53. Відповідно до частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку.

54. Щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 висловлюємо окрему думку, мотиви якої викладені нижче.

І. Правове регулювання відносин, пов`язаних з добре відомими торговельними марками

55. Позивач звернувся до суду з позовом, в якому заявив вимогу щодо визнання належної йому торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку відповідача-2, що є імітацією добре відомої торговельної марки позивача.

56. Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі ? ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

57. До прийняття ЦК України у законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміна «торговельна марка» використовувались терміни «товарний знак і знак обслуговування» (у Тимчасовому положенні № 479/92), а пізніше - «знак для товарів і послуг» (у Законі № 3689-XII).

58. Відповідно до статті 1 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) знак для товарів і послуг - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

59. Статтею 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 01.01.1997) визначені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг. Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина перша статті 5). Об`єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів (частина друга статті 5).

60. Водночас у статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) законодавець встановив підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг.

61. Зокрема, згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

62. Абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

63. Відповідно до статті 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції, яка набула чинності для України 25.12.1991, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

64. Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції термін «загальновідомий знак» характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.

65. У пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20?29.09.1999,наведено перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, а саме:

? ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства;

? тривалість, ступінь та географічний район використання знака;

? тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знака, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак;

? тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знака та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знака;

? матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами;

? цінність, притаманна цьому знаку.

66. У пункті 2 статті 16 розділу 2 «Торговельні знаки» частини ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) зазначено, що стаття 6 bis Паризької конвенції застосовується mutatis mutandis. При визначенні, чи є торговий знак широко відомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідних верств населення про цей торговий знак, у тому числі знання на території відповідного члена, отримані в результаті просування торгового знаку.

67. Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

68. Статтею 3 Закону № 3689-XII (в редакції станом на 01.01.1997) визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

69. Відповідно, станом на 01.01.1997 захист добре відомої торговельної марки здійснювався на підставі Паризької конвенції та національного законодавства України.

70. Паризька конвенція набула чинності для України 25.12.1991. Країни-учасниці Паризької конвенції зобов`язалися визнавати та здійснювати охорону загальновідомих знаків осіб, які користуються привілеями цієї Конвенції. Це означає, що охорона прав на добре відомі торговельні марки забезпечується автоматично на основі міжнародного договору.

71. Надалі поняття «добре відома торговельна марка» також було імплементовано у законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Закон № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22.05.2003 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» (далі - Закон № 850-ІV), який доповнено його статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак».

72. Так, пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-XII визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою (колегіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності для розгляду заперечень проти рішень цієї установи щодо набуття прав на об`єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом № 3689-XII - стаття 1 цього Закону) або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

73. Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону № 3689-XII при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

74. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВдо переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ (абзац другий пункту 4 статті 25 Закону № 3689-XII).

75. З наведеного вище слідує, що «загальновідомий товарний знак» (термін, який вживається у Паризькій конвенції) та «добре відома торговельна марка» (термін, який вживається у законодавстві України з питань інтелектуальної власності) мають аналогічні критерії для визначення (пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації; пункт другий статті 25 Закону № 3689-XII) та аналогічні механізми охорони (стаття 6 bis Паризької конвенції; абзац третій пункту 3 статті 6 та пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).

76. Отже, терміни «загальновідомий товарний знак» та «добре відома торговельна марка» сутнісно є тотожними.

77. У контексті наведеного потрібно звернути увагу на те, що пунктом 2 частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції, яка була чинною станом на 01.01.1997) передбачалося, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

78. Водночас положення частини першої статті 6 bis Паризької конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав на добре відомий товарний знак. Так, частина перша статті 6 bis Паризької конвенції залишає на розсуд законодавця можливість встановити для компетентного органу повноваження ex officio відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака. Натомість обов`язок здійснювати захист визначеними способами за клопотанням (позовом) зацікавленої особи прямо встановлений у цій нормі.

79. Підсумовуючи потрібно зазначити, що чинне станом на 01.01.1997 (дату, з якої позивач просить визнати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні за ним) законодавство, зокрема Закон № 3689-ХІІ та Паризька конвенція, визначало, що наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання для товарів та послуг, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак. Аналогічного висновку Велика Палата Верховного Суду дійшла в постанові від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17 (пункт 7.12), постанові від 16.10.2018 у справі №910/18195/17 (пункт 4.13).

ІІ. Стосовно визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту

Розмежування визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом

80. У пункті 8.17 постанови від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 Велика Палата Верховного Суду виснувала, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом мають різне юридичне значення.

81. Із зазначеним висновком не погоджуємось.

82. Зі змісту частини першої статті 6 bis Паризької конвенції, яка для України набула чинності 25.12.1991, слідує, що країни-учасниці зобов`язані визнавати та здійснювати охорону загальновідомих знаків осіб, які користуються привілеями цієї Конвенції. Це означає, що охорона прав на добре відомі торговельні марки забезпечується автоматично на основі міжнародного договору.

83. Отже, положення частини першої статті 6 bis Паризької конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах, пов`язаних з добре відомими торговельними марками.

84. Водночас стаття 6 bis Паризької конвенції не містить визначення умов, за яких особа може звертатись до того чи іншого органу для визнання торговельної марки добре відомою. Визначення способів реалізації права особи на визнання торговельної марки добре відомою належить до сфери регулювання національного законодавства.

85. Пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ (якщо не вказано зворотне, тут і далі - в редакції, чинній на момент подання позовної заяви) визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

86. Зазначений припис закону визначає два альтернативні порядки визнання торговельної марки добре відомою - це випливає із вжиття законодавцем розділового сполучника «або».

87. Академічний тлумачний словник української мови роз`яснює, що розділовий сполучник «або» вживається на означення того, що з ряду перелічуваних предметів (явищ і т. ін.) можливий тільки один, тобто підкреслює взаємовиключення перелічуваних предметів, явищ і таке інше.

88. Граматичне (філологічне) тлумачення статті 25 Закону № 3689-ХІІ полягає у з`ясуванні дійсного змісту юридичної норми та дає підстави для висновку, що за допомогою розділового сполучника «або» перераховуються два варіанти визнання торговельної марки добре відомою, які можуть бути реалізовані через звернення в адміністративному порядку до Апеляційної палати або шляхом подання позову до суду.

89. Вказане означає взаємовиключний (альтернативний) вибір з кількох елементів - «один з двох можливих», якими в цьому випадку є: 1) Апеляційна палата; 2) суд.

90. Водночас пункт 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ не містить критеріїв розмежування випадків, коли особа повинна звертатись до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою, а коли - до суду.

91. Оскільки законодавець не встановив критеріїв розмежування правовідносин, за яких особа повинна звертатись до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою, а за яких - до суду, то зацікавлена особа має право самостійно обирати, звернутись для визнання торговельної марки добре відомою до Апеляційної палати або до суду.

92. Крім цього, згідно з пунктом 4 статті 25 Закону № 3689-ХІІ у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

93. Тобто вказані вище норми встановлюють однакові правові наслідки для добре відомих торговельних марок, визнаних такими Апеляційною палатою або судом.

94. Варто зазначити, що перелік добре відомих в Україні торговельних марок інформує невизначене коло осіб щодо доброї відомості торгової марки.

95. У пунктах 8.21, 8.22 згаданої постанови Велика Палата Верховного Суду зауважила, що обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується, зокрема, тим, що торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні. Зокрема, цей процедурний механізм дозволяє надалі Укрпатенту ефективно не допустити реєстрацію як торговельні марки позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою.

96. Однак наведений Великою Палатою Верховного Суду процедурний механізм стосується не тільки Апеляційної палати. Торговельна марка, визнана добре відомою в Україні за рішенням суду, також вноситься до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні.

97. Отже, зважаючи на викладенене, враховуючи зміст пункту 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ є підстави стверджувати, що в Україні законодавець чітко визначив два самостійні порядки визнання торговельної марки добре відомою: адміністративний (позасудовий), який реалізується через звернення до Апеляційної палати, та судовий, суть якого полягає в пред`явленні позову про визнання торговельної марки добре відомою. Право вибору між наведеними процедурами належить виключно особі, яка вважає себе власником торговельної марки, що містить ознаки добре відомої на території України.

Стосовно набуття прав на добре відому торговельну марку, охорони та захисту прав власника добре відомої торговельної марки

98. Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові акцентує увагу на тому, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункт 8.24). Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати (пункт 8.25).

99. З таким висновком не погоджуємося. Затверджений наказом № 433 від 02.03.2021 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі - Регламент) встановлює певну процедуру розгляду в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. У контексті цієї процедури, зокрема, в пункті 5 розділу VII Регламенту зазначено, що рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом Укрпатенту є обов`язковим для сторін, подавця заяви та Укрпатенту, на що посилається Велика Палата Верховного Суду в пункті 8.20 постанови. Водночас наведені норми Регламенту не дають підстав для висновку, що рішення Апеляційної палати не може стосуватися або зачіпати права та інтереси інших осіб. Навпаки, за змістом абзацу другого частини третьої статті 25 Закону № 3689-ХІІ будь-яка особа, яка вважає, що рішення Апеляційної палати стосується її прав чи інтересів, може оскаржити рішення Апеляційної палати в судовому порядку. Тому помилковим є здійснений Великою Палатою Верховного Суду умовивід про те, що рішення Апеляційної палати стосується лише відносин заявника з Укрпатентом.

100. Крім того, у пункті 1 глави 4 розділу І Регламенту зазначено, що до складу учасників розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні належать також інші особи, які беруть участь у розгляді у випадках, визначених цим Регламентом. Тобто особа, яка вважає, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою зачіпає її права та інтереси, може взяти участь у процедурі розгляду, що здійснюється Апеляційною палатою.

101. Як зазначалось вище, положення статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначають два окремі (судовий і позасудовий) порядки визнання торговельної марки добре відомою, а також встановлюють однаковий правовий наслідок для добре відомих торговельних марок незалежно від способу (порядку) визнання їх добре відомими.

102. Жодних виключень чи застережень, які дозволяли б стверджувати про різне юридичне значення визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом, законодавство не містить.

103. Як в адміністративному порядку визнання торговельної марки добре відомою, так і при вирішенні цього ж питання судом застосовуються ті самі критерії, визначені законодавством України та міжнародними актами, зокрема, частиною другою статті 25 Закону № 3689-ХІІ, пунктом «b» статті 2 Спільної рекомендації. Тому Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові безпідставно допустила звужене тлумачення повноважень Апеляційної палати при визнанні торговельної марки добре відомої та штучно розмежувала правові наслідки звернення особи з вимогою про визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному та судовому порядках.

104. У цьому контексті потрібно акцентувати увагу на особливостях набуття прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку.

105. В Україні існує реєстраційна система набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

106. За загальним правилом умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація в Україні у встановленому законом порядку.

107. Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

108. Цій правовій нормі кореспондують приписи статті 5 Закону № 3689-XII, що визначає умови надання правової охорони торговельній марці. За змістом абзацу першого частини третьої цієї статті набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

109. Отже, умовою визнання позначення об`єктом прав інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація у встановленому законом порядку.

110. Як виняток із цього правила набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана у встановленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

111. Статтею 6 bis Паризької конвенції встановлено, що добре відомі торговельні марки підлягають правовій охороні в усіх країнах-членах Паризького союзу без реєстрації прав на них. Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України та абзацу третього пункту 3 статті 5 Закону № 3689-ХІІ набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

112. Водночас відповідно до частини першої статті 25 Закону № 3689-ХІІ охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Тобто документом, що засвідчує право інтелектуальної власності на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні, є відповідне рішення Апеляційної палати або суду.

113. Отже, з викладеного вище слідує висновок: правова охорона торговельної марки здійснюється з моменту видачі свідоцтва, натомість правова охорона добре відомої торговельної марки здійснюється з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за рішенням Апеляційної палати або суду торговельну марку визнано добре відомою в Україні, їй надається така саме правова охорона, як і торговельним маркам, набуття права інтелектуальної власності на які засвідчено свідоцтвом.

114. Правовий захист зазвичай пов`язується з державно-примусовою діяльністю щодо забезпечення виконання юридичного обов`язку та відновлення порушеного права. Зважаючи на викладене вище також не можна погодитись з висновком Великої Палати Верховного Суду про те, що визнання торговельної марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї (пункт 8.25 постанови), а рішення Апеляційної палати є інструментом охорони прав власника добре відомої торговельної марки (пункт 8.24 постанови).

Щодо того, що визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes (тільки для сторін спору), а не erga omnes (для невизначеного кола осіб)

115. Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону № 3689-ХІІ у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

116. Як автори окремої думки повторюємо, що вказана норма встановлює однаковий правовий наслідок для добре відомих торговельних марок, визнаних такими Апеляційною палатою або судом, - це набуття такими торговельними марками охороноздатності з огляду на їх внесення до переліку добре відомих в Україні торговельних марок і публікацію в Бюлетені.

117. Відповідно до положень статті 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом. Обов`язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права чи інтереси.

118. Отже, законна сила рішення суду означає наявність певних ознак, які характеризують його як акт правосуддя, який є кінцевим судовим актом, постановленим у формі процесуального документа, що завершує процесуальну діяльність суду з розгляду та вирішення відповідної справи.

119. Так, у такій категорії справ судовим рішенням не покладаються на третіх осіб, які заявляють чи не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, а також на осіб, які не беруть участі у справі, будь-які матеріально-правові обов`язки, не встановлюються та не захищаються їхні права.

120. Однак саме рішення Апеляційної палати або суду є підставою для внесення торговельної марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікації в Бюлетені.

121. Наголошуємо, що перелік добре відомих в Україні торговельних марок є загальнодоступним та інформує невизначене коло осіб щодо доброї відомості торгової марки, а тому може слугувати інструментом для уникнення можливих правопорушень прав із боку третіх осіб.

122. Тобто безпосереднімоб`єктом судового захисту у справах за позовами про визнання торговельної марки добре відомою є не лише захист прав власника такої торговельної марки, але й неперсоніфікований суспільний інтерес - потреба в дотриманні певних умов, необхідних для економічного, соціального добробуту споживачів, у яких добре відома торговельна марка асоціюється з високою якістю товарів і послуг, що також дозволяє їм реалізовувати певні суб`єктивні (приватні) права та інтереси.

123. Наявність окремої позовної вимоги про визнання торговельної марки добре відомою у зазначеній категорії справ сама по собі не може впливати на значення судового рішення тільки для сторін спору або для невизначеного кола осіб.

Щодо способу захисту

124. У пункті 8.49 постанови Велика Палата Верховного Суду підсумувала, що вважає помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги. Велика Палата виснувала, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту.

125. Вважаємо висловлені висновки хибними, зважаючи на таке.

126. Як зазначалось вище, в Україні визнання торговельної марки добре відомою відбувається як в адміністративному, так і в судовому порядку.

127. Під способами захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

128. У пункті 1 частини першої статті 16 ЦК України серед способів захисту порушеного права законодавець розрізняє таку загальну категорію спорів, як спори про визнання права.

129. Положеннями статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою, зокрема, судом.

130. Тобто саме ця норма як спеціальна норма матеріального права встановлює спосіб захисту (визнання торговельної марки добре відомою судом), про який просить позивач у цій справі.

131. Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що особа, законний інтерес або право якої порушено, може скористатися способом захисту, який прямо передбачено нормою цивільного права.

132. Тому, звертаючись до суду з позовом про визнання торговельної марки добре відомою, тобто у спосіб, безпосередньо передбачений нормами матеріального права, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» мало правомірні очікування на те, що така вимога буде розглянута та вирішена судом по суті.

133. Натомість Велика Палата Верховного Суду в пункті 8.49 своєї постанови відійшла від усталеної судової практики щодо належності й ефективності такого способу захисту, як визнання торговельної марки добре відомою, яка формувалася ще з 25 грудня 1991 року, тобто з моменту ратифікації Україною Паризької конвенції.

134. Як приклад розгляду такої категорії справ можна навести справу про визнання торговельної марки Макдональдс добре відомою в Україні станом на 05.12.1995 (постанова Вищого господарського суду України від 21.09.2004 у справі № 21/609). Не ставилась під сумнів можливість розгляду судами окремої вимоги позову про визнання торговельної марки добре відомою і касаційними судами у складі Верховного Суду (див., зокрема, постанови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 12.10.2022 у справі № 539/2612/21, від 02.07.2020 у справі № 760/23323/17, від 27.07.2022 у справі №522/10809/20, постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.03.2021 у справі № 910/14758/20 тощо).

135. Більше того, у пункті 3 частини другої статті 20 ГПК України серед категорій справ, які підлягатимуть розгляду Вищим судом з питань інтелектуальної власності після його створення, законодавець окремо вказав «справи про визнання торговельної марки добре відомою», що додатково вказує на можливість пред`явлення такої окремої вимоги позову.

136. Як автори окремої думки переконані, що для відступу від усталеної судової практики (особливо в питанні способів захисту порушеного права) повинні існувати істотні передумови, які обов`язково мають зазначатися в постанові по суті спору.

137. Водночас, дійшовши висновку про те, що вимога про визнання торговельної марки добре відомою не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема вимога, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, Велика Палата Верховного Суду необхідність відступу від усталеного розуміння та правозастосування судами положень статті 16 ЦК України та статті 25 Закону № 3689-ХІІ не мотивувала.

138. Отже, сформульоване Великою Палатою Верховного Суду співвідношення процедур визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою та визнання торговельної марки добре відомою судом і надання цим процедурам різного юридичного значення, а також твердження про те, що визнання торговельної марки добре відомою не може бути окремою позовною вимогою, є такими, що не відповідають національному законодавству, а саме положенням пункту 1 частини першої статті 16 ЦК України та статті 25 Закону № 3689-ХІІ, які визначають визнання права (визнання торговельної марки добре відомою) серед способів захисту порушеного права.

ІІІ. Стосовно застосування позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою

139. З огляду на те, що Велика Палата Верховного Суду виснувала, що вимога про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, питання щодо позовної давності за цією вимогою залишилось поза увагою суду.

140. Із цього приводу вважаємо за необхідне зауважити таке.

141. Згідно із частинами третьою та четвертою статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

142. Для застосування позовної давності за заявою сторони у спорі суд має дослідити питання її перебігу окремо за кожною звернутою до цієї сторони позовною вимогою і залежно від установленого дійти висновку про те, чи спливла позовна давність до відповідних вимог (пункт 72 постанови Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі № 183/1617/16).

143. Вимога про визнання торговельної марки добре відомою є одним зі способів судового захисту інтелектуальної власності, який полягає в отриманні рішення суду, що встановлює правовий статус позивача. У цьому випадку суд вирішує питання про те, які права мав позивач стосовно торговельної марки на певну, визначену ним дату, не вирішуючи, чи було порушено ці права.

144. Згідно зі статтею 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

145. Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

146. Отже, для визначення моменту початку перебігу позовної давності необхідно встановити як об`єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа довідалася або повинна була довідатись про це порушення) чинники.

147. Основна мета вимоги про визнання торговельної марки добре відомою полягає у встановленні відповідності цієї марки критеріям охороноздатності та доброї відомості на дату, визначену позивачем.

148. Тобто визнання торговельної марки добре відомою на певну (конкретну) дату є тим елементом способу захисту порушеного права, встановлення якого у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

149. У разі задоволення такої вимоги судом рішення про визнання торговельної марки добре відомою підтверджує її відповідність критеріям охороноздатності та доброї відомості, як наслідок, визнає права позивача на таку марку й гарантує її захист від незаконного використання чи імітації.

150. Оскільки позови про визнання торговельної марки добре відомою пов`язані з визнанням існування права у минулому, то на ці позови не поширюються правила про позовну давність.

ІV. Стосовно вимоги зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені

151. Згідно із частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-ХІІ (у редакції, чинній станом на дату звернення позивача до суду з цим позовом) у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.

152. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ.

153. Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» № 703-ІХ від 16.06.2020 (далі - Закон № 703-ІХ) внесено зміни, зокрема, до Закону № 3689-ХІІ, а саме визначено таке: у статті 1 абзаци другий і дванадцятий викласти в такій редакції: «Національний орган інтелектуальної власності - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях».

154. Доповнено Закон № 3689-ХІІ статтею 2-1, частини перша та друга якої викладені так: «Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

155. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

? приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

? видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

? опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

? здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

? здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

? ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

? інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки».

156. Згідно з пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 703-ІХ НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

157. Тобто саме на НОІВ покладено окремі владні повноваження з реалізації державної політики, зокрема, видача охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності, внесення відомостей до державних реєстрів, опублікування офіційних відомостей.

158. Кабінет Міністрів України розпорядженням № 943-р від 28.10.2022 визначив, що Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції НОІВ.

159. Отже, внесення відомостей про добре відомі торговельні марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікація про це в офіційному електронному бюлетені віднесено до виключних владних повноважень НОІВ, функції якого виконує Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

160. Внесення відповідних відомостей до переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, має не лише інформативний характер, а й спрямовано на усунення правової невизначеності щодо обсягу прав володільців та користувачів добре відомою торговельною маркою, а також надає додатковий захист добре відомій торговельній марці від реєстрації та використання схожого до ступеня змішування знака, тобто можливості уникнення потенційного порушення прав на добре відому торговельну марку.

161. Особа після набуття виключних прав на добре відому торговельну марку, дбаючи про їх захист, може здійснювати моніторинг порушень після внесення відомостей до переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні, та комунікацію з імовірним правопорушником, що в сукупності представляє собою ефективний механізм захисту майнових прав на добре відому торговельну маркута сприяє як запобіганню правопорушення, так і ефективному захисту своїх прав після його здійснення.

162. Така інформація необхідна також третім особам для того, щоб розуміти, зокрема, використання яких позначень буде порушувати права інших осіб, а також на які позначення і стосовно яких товарів та послуг можна набути майнові права інтелектуальної власності.

163. Крім того, позивач звернувся до суду за захистом охоронюваного законом інтересу, що полягає у прагненні до внесення УКРНОІВІ позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, відповідної публікації в Бюлетені відповідно до приписів Закону № 3689-ХІІ та користування конкретним благом - правом інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, що є самостійним об`єктом захисту, які не суперечать загальноправовим засадам.

164. Відтак те, що частина четверта статті 25 Закону № 3689-ХІІ визначає інформаційний характер переліку добре відомих в Україні торговельних марок, який є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ, призвело до помилкових висновків, що внесення відомостей до такого переліку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку, а дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення таких відомостей не впливає на права учасників цивільного обігу.

165. Отже, вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні та зобов`язання Укрпатенту внести відомості до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені, співвідносяться між собою як основна та похідна, які заявляються з метою ефективного захисту інтересів власника добре відомої торговельної марки, що відповідає принципу правової визначеності.

V. Стосовно вимоги визнати недійсним свідоцтво Товариства на знак

166. За загальним правилом умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності як торговельної марки та надання йому правової охорони є його реєстрація в Україні у встановленому порядку.

167. Як виняток із цього правила набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана у встановленому порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (частина третя статті 494 ЦК України, абзац третій пункту 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

168. Разом з цим, документом, що засвідчує право інтелектуальної власності на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні, є відповідне рішення Апеляційної палати або суду (пункт 1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ).

169. Отже, законодавство України має певні особливості регулювання правовідносин, пов`язаних з набуттям та охороною прав на торговельні марки.

170. На момент звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-ХІІ встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

171. Водночас згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції добре відомі торговельні марки підлягають правовій охороні в усіх країнах-членах Паризького союзу без реєстрації прав на них, а відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України та абзацу третього пункту 3 статті 5 Закону № 3689-ХІІ набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

172. Поряд з тим частиною другою статті 494 ЦК України передбачено, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

173. Отже, хоча набуття права на визнання торговельної марки добре відомою в Україні не вимагає засвідчення свідоцтвом, однак з огляду на викладене слідує, що з дати, на яку рішенням Апеляційної палати або суду торговельну марку визнано добре відомою в Україні, їй надається така сама правова охорона, як і торговельним маркам, набуття права інтелектуальної власності на які засвідчено свідоцтвом.

174. З наведеного можна дійти висновку, що для того щоб торговельна марка підлягала правовій охороні в розумінні наведених актів законодавства, вона повинна відповідати критеріям охороноздатності, оскільки тільки в такому разі можуть бути вжиті заходи захисту.

175. Тобто торговельна марка може набути ознак відповідності критеріям охороноздатності не лише у разі засвідчення свідоцтвом набуття права інтелектуальної власності на неї, а й у випадку визнання її судом добре відомою.

176. У разі визнання, зокрема, судом торговельної марки добре відомою обсяг правової охорони останньої визначатиметься положеннями статті 25 Закону № 3689-ХІІ та статті 6 bis Паризької конвенції.

177. Визнання торговельної марки добре відомою є підставою для надання особі захисту, зокрема, шляхом визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є інша особа.

178. Як наслідок позивач у разі виявлення порушень його прав та/або інтересів зможе захистити їх, зокрема, через визнання у судовому порядку недійсним свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку, тобто така вимога є одним зі способів судового захисту інтелектуальної власності.

179. Визначальним для визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку в контексті спірних правовідносин є встановлення її невідповідності критеріям охороноздатності як такої, що є тотожною або схожою настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема, торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

180. Суди попередніх інстанцій на підставі дослідження та оцінки наданих доказів дійшли висновку, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки позивачем доведено відповідність цього позначення критеріям охороноздатності, отож це позначення підпадає під правову охорону.

181. У розрізі вказаної вимоги зауважимо, що національне законодавство не містить переліку вимог, на які поширюється позовна давність.

182. Натомість вимоги, на які позовна давність не поширюється, законодавчо закріплені (стаття 268 ЦК України).

183. Отже, застосування судом позовної давності до заявлених у справі вимог є загальним правилом. Незастосування позовної давності до певної вимоги є виключенням, яке може бути обумовлене або прямою вказівкою закону, або особливостями правової природи заявленої вимоги тощо.

184. Паризька конвенція у статті 6 bis встановлює мінімальний строк позовної давності для звернення з вимогою про визнання недійсним чи заборону конфліктуючої торговельної марки: для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

185. Варто зауважити, що Паризькою конвенцією визначено лише граничну межу мінімально допустимого періоду часу для звернення з вимогою про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку - щонайменше п`ять років від дати реєстрації знаку та взагалі не встановлено обмежень жодним кінцевим терміном.

186. Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

187. Частиною першою статті 258 ЦК України визначено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

188. Із системного аналізу положень Закону № 3689-ХІІ та ЦК України випливає, що положеннями національного законодавства не визначено строків позовної давності за вимогами про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку. Заразом зазначені вимоги також не є такими, на які позовна давність не поширюється, зокрема, в розумінні статті 268 ЦК України.

189. Водночас у статті 6 bis Паризької конвенції передбачені спеціальні правила щодо встановлення позовної давності для таких вимог. Зокрема, встановлено, що мінімальним строком є п`ять років.

190. Отже, до вимоги про визнання недійсним свідоцтва України на конфліктуючу торговельну марку встановлена позовна давність тривалістю у п`ять років (мінімальна допустима позовна давність для звернення з такою вимогою відповідно до частини другої статті 6 bis Паризької конвенції).

191. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно (частина третя статті 6 bis Паризької конвенції).

192. Разом із цим потрібно відзначити, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.

193. За обставин цієї справи датою виникнення права на захист потрібно вважати визнання торговельної марки добре відомою. Захист права на добре відому торговельну марку неможливий як такий до моменту набуття особою прав на добре відому торговельну марку.

194. Права на торговельну марку особа набуває з моменту видачі свідоцтва, а специфіка набуття прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку полягає в тому, що особа набуває права на такий об`єкт інтелектуальної власності з моменту визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

195. Тобто до того моменту, як знак було визнано добре відомим відносно певної особи, така особа об`єктивно не може довідатись про порушення своїх прав. Початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд. Такий підхід узгоджується з положеннями статті 261 ЦК України.

196. Лише після набуття виключних прав на добре відому торговельну марку особа може вимагати визнання недійсним свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку, а тому вимога про визнання недійсним свідоцтва або заборону використання конфліктуючої торговельної марки в такому разі може бути пред`явлена не раніше виникнення суб`єктивного права, що підлягає судовому захисту.

197. Підсумовуючи викладене, а також ураховуючи, що положення закону про правові наслідки спливу позовної давності застосовуються лише у випадку, коли буде доведено існування самого суб`єктивного права, що в цьому разі повинно пов`язуватися з визнанням судом у судовому рішенні торгової марки добре відомою, виснуємо, що строк позовної давності до такої вимоги не сплив, а тому позивачем не пропущено строк на звернення до суду із захистом порушених прав за такими спірними правовідносинами.

VІ. Стосовно порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи

198. Згідно із частиною другою статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

199. Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

200. За частиною другою статті 311 ГПК України порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.

201. Доводи скаржника про залишення без оцінки висновку № 204, соціологічного дослідження Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради (далі - КО «Інститут розвитку міста» ПМР) і рішення Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заяви № 94103498 не заслуговують на увагу, оскільки ці документи визнано судами попередніх інстанцій неналежними доказами з наведенням відповідного мотивування.

202. Твердження скаржника про відсутність дослідження та надання оцінки в рішеннях судів попередніх інстанцій висновку судового експерта Загребельного В. В. від 06.01.2021 № 19509, заявам свідків не можуть бути підставою для задоволення вимог касаційної скарги.

203. Зазначені заяви свідків стосуються питання обсягу продажу відповідачем-2 препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1». Суди попередніх інстанцій із цього приводу, зокрема, зазначали, що інші докази (окрім щодо реалізації 301 000 уп. препарату «ІНФОРМАЦІЯ_1», що опосередковано підтверджується листами, адресованими ВАТ «Лубнифарм» від директора КФ «Лубнифарм»), що підтверджують продаж препарату відповідача-2, або не містять жодної вказівки на їх дату, або містять інформацію щодо відомостей уже після 01.01.1997.

204. Разом з тим суди попередніх інстанцій надали оцінку та відхили доводи відповідача-2 у цій частині, визнавши звіт за результатами опитування щодо відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» серед покупців лікарських засобів, а також фармацевтів та провізорів, складений ТОВ «Фактум Груп Україна», належним та допустимим доказом.

205. Скаржник у касаційній скарзі наполягає на тому, що суди попередніх інстанцій не надали оцінки його промисловій та статистичній звітності з 1986 до 1996 року та зразкам упаковки продукції, які він надавав на підтвердження обставини, що саме він першим почав використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробничій і господарській діяльності.

206. У цьому контексті вважаємо за доцільне зауважити, що у цій справі вирішувалося питання про те, чи відповідала критеріям охороноздатності торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» станом на визначену позивачем дату, для чого суди попередніх інстанцій мали встановити її відповідність факторам доброї відомості, визначеним у статті 25 Закону № 3689-XII та пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації.

207. Варто зазначити, що наведені у цих правових нормах критерії не є ані вичерпними, ані обов`язковими та розглядаються, якщо вони є доречними.

208. Отже, при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, фактори «тривалість, обсяг будь-якого використання торговельної марки», які можуть доводитися, зокрема, промисловою та статистичній звітністю, зразками продукції тощо, не мають пріоритетного значення та повинні розглядатися сукупно з іншими доречними факторами.

209. Ухвалюючи оскаржувані судові рішення, суди попередніх інстанцій виходили з того, що надані позивачем докази у сукупності підтверджують, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

210. Беручи до уваги викладене зазначимо, що в цій частині висновок Великої Палати Верховного Суду про те, що суди попередніх інстанцій не дослідили докази у справі, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, зроблено з перевищенням повноважень щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції, передбачених статтею 300 ГПК України. Отож повторно направляючи справу на новий розгляд, Велика Палата Верховного Суду надала вказівки про необхідність встановлення обставин, які вже були встановлені судами під час розгляду цієї справи.

VII. Щодо розгляду справи по суті позовних вимог

211. Нагадаємо, що для визнання торговельної марки добре відомою компетентному органу необхідно встановити її відповідність факторам доброї відомості, визначеним у статті 25 Закону № 3689-XII та пункті «b» статті 2 Спільної рекомендації.

212. Водночас за змістом цих норм для визнання того, що торговельна марка є добре відомою в Україні, не вимагається встановлення її відповідності всім наведеним у них факторам доброї відомості, враховуватися повинні саме доречні фактори.

213. Відповідно до статті 5 Паризької конвенції застосування товарного знака його власником у такій формі, що відрізняється від зареєстрованої в якій-небудь з країн Союзу лише окремими елементами, що не змінюють відмітного характеру знака, не спричинює визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надана знаку.

214. Отже, стаття 5 Паризької конвенції станом на 01.01.1997 дозволяла визнавати застосуванням товарного знака (торговельної марки) його використання у схожій формі (що не змінює його відмітного характеру) без обмеження визначених цією конвенцією засобів охорони такого знака.

215. З огляду на викладене вважаємо, що застосований судами попередніх інстанцій підхід до вирішення позову у цій частині відповідає приписам статті 25 Закону № 3689-XII та пункту «b» статті 2 Спільної рекомендації.

216. Отже, з`ясувавши обставини справи в цій частині, перевіривши їх шляхом дослідження та оцінки поданих сторонами доказів, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що станом на 01.01.1997 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки позивачем доведено відповідність цього позначення критеріям охороноздатності, отже, це позначення підлягає правовій охороні.

217. Спірна торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» була зареєстрована за АТ «Лубнифарм» відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 15.02.2002 для товарів 05 класу МКТП за заявкою на реєстрацію знака № НОМЕР_8 , поданою 24.02.1997.

218. Вирішуючи питання наявності підстави для скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» як такого, що не відповідає умовам надання правової охорони, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача «ІНФОРМАЦІЯ_2» для ідентичних товарів, що підтверджується висновком експерта № 01-09/2020 та листом споживачки ОСОБА_1 від 06.11.2019.

219. Звертаємо увагу, що особливість спорів, пов`язаних з визнанням недійсним свідоцтва на знаки та послуги з підстав невідповідності цих знаків умовам надання правової охорони, полягає у тому, що у більшості випадків вирішення цього питання потребує наявності спеціальних знань (зокрема, для визначення схожості торговельних марок за семантичними, фонетичними, графічними ознаками, та, відповідно, для визначення, чи має певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи тотожні певні частини зображення із зображеннями інших знаків; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати; чи є підстави вважати, що знак може вводити в оману щодо походження та якості позначеного ним товару тощо), не притаманних суду, у зв`язку з чим судом як докази у справі оцінюються висновки експерта, надані на замовлення учасників справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

220. З огляду на викладене вважаємо, що застосований судами попередніх інстанцій підхід до вирішення спору в цій частині узгоджується з рекомендаціями щодо застосування статті 6 bis Паризької конвенції, викладеними у Настановах щодо застосування Конвенції (Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; далі - Настанови)та Спільній рекомендації, та суди обґрунтовано ураховували Висновок № 01-09/2020, згідно з яким на підставі проведених порівняльних досліджень (за фонетичними, графічними, семантичними ознаками) судовий експерт зазначив, що український споживач може вважати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» (добре відомою стосовно позивача) у застосуванні та сприйнятті торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» або у зв`язку з ними.

221. Суди попередніх інстанцій, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права дійшли правильного висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також встановивши невідповідність критеріям охороноздатності зареєстрованої на ім`я відповідача-2 марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.02.2002, - дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є відповідач-2.

222. Натомість доводи скаржника, викладені у касаційній скарзі, не спростовують правильних висновків судів попередніх інстанцій про наявність підстав для задоволення позовних вимог позивача у повному обсязі, ухвалених за наслідком належної оцінки поданих сторонами доказів з урахуванням їх належності, допустимості, достовірності, вірогідності та взаємного зв`язку в їх сукупності.

Висновки

223. Ураховуючи наведене зауважуємо, що суди попередніх інстанцій, повно і всебічно дослідивши обставини цієї справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права, дійшли правильного висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» стало добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача, а також встановивши невідповідність критеріям охороноздатності зареєстрованої на ім`я відповідача-2 марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 15.02.2002, - дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є відповідач-2 та задоволення решти позовних вимог.

224. Водночас з огляду на викладені мотиви вважаємо, що Велика Палата Верховного Суду повинна була змінити постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20 в їх мотивувальних частинах з підстав, викладених у цій окремій думці, а в решті - залишити без змін.

Судді І. В. Ткач

С. О. Погрібний

О. В. Ступак

О. С. Ткачук

Н. В. Шевцова

Джерело: ЄДРСР 119842048